CAFC Update(3) ■2003.12.19■ |
ACTV, INC. and HYPERTV NETWORKS, INC.,
vs. THE WALT DISNEY COMPANY, AMERICAN BROADCASTING COMPANIES, INC., and ESPN, INC., インターネット技術における means plus function claimの解釈 |
●概要
ACTV, INC. and HYPERTV NETWORKS, INC.(以下、ACTV)は、テレビ番組に
関する情報を提供するためにテレビ放送の電波の隙間 (VBI: Video Blanking Interval)
を利用してURLを提供するシステムについての特許US 5,774,664(以下664特許)、
US 5,778,181(以下181特許)、及びUS 6,018,768(以下768特許)を有している。
ACTVは664特許等の侵害であるとして、THE WALT DISNEY COMPANY,
AMERICAN BROADCASTING COMPANIES, INC. 及び ESPN, INC.(以下、Disney)
を南ニューヨーク地裁に訴えた。ACTVは664特許の非侵害であるとする地裁の
略式判決*1を不服としてCAFCに控訴した。ACTVは、問題となっているクレーム
の文言解釈の誤りがあること及び均等論下での適切な侵害の判断がなされて
いないことを控訴の理由とした。CAFCは非侵害とした地裁の略式判決を無効とし、
本判例に従ったさらなる審理を行うよう地裁に命じた。
●背景
(1)664特許の内容
664特許は、インターキャストに関する技術であり、地上波テレビ放送の電波の
隙間(VBI)を利用し、テレビ番組に関する情報を格納したサーバへアクセスさせる
ためのURLを送信するシステムである。すなわち文字放送で用いられている原理
と同じく、テレビ放送の水平走査線のうち画像描画に用いられていない隙間に
URLを送信する。ユーザのパソコン側ではテレビチューナーでテレビ放送を受信
しながら同時に送られてきたURLを画面に表示する。具体的には、ユーザーパソコン
の画面の一部にテレビ放送がそのまま表示され、その下のWebブラウザに、伝送
されてきたURLが表示される形になる。送られてくるURLは、テレビ番組に関連した
情報でこのURLを用いてユーザはコンテンツを入手することができる。
従来のHTMLファイルを送信するインターキャストと異なり、URLのみを送信
するのでVBIの少ないバンド幅で情報を送信でき、また特別なハードウェアも
不要とするものである。664特許は1996年に出願され1998年に登録された。他の
181特許及び768特許は664特許のCIP出願(continuation-in part:一部継続出願)
であり、相互に類似する内容である。
(2)DisneyのETVシステム
Disneyが訴えられたシステムはEnhanced TV (ETV)システムである。
これはURLを送信する代わりに、Disneyのサーバに記憶された番組情報を識別
するファイルネームを送信する。そして、ETVは特定された番組情報を得るために
Disneyサイトにアクセスすることができる。
(3)争いのあるクレーム
ACTVはDisneyのETVシステムが、664特許のクレーム1-3、181特許のクレーム
1,12,13及び764特許のクレーム1,3,19を侵害していると主張した。181特許のクレーム1*2
を含む主なクレームは、
@URLを受信する手段(a means for receiving a URL)、
AURLをデコードする手段(a means for decoding the URL)
BURLを翻訳処理する手段( a means for interpreting the URL)
を備え、これらが問題となった。以下は、クレーム1の一部である。
a means for receiving programming, wherein the programming contains
a video signal, an audio signal and one or more uniform resource locators,
wherein the uniform resource locators specify one or more Internet addresses
of the information segments which relate specifically to the content of
the video and audio signals
of the programming;
「ビデオ信号、オーディオ信号及び一又はそれ以上のURLを含む番組を受信する
手段であって、前記URLは特に番組のビデオ、オーディオ信号のコンテンツに
関する情報セグメントの一又はそれ以上のインターネットアドレスを指定する。」
(4)地裁の判断
@means plus
function claimにおける機能と構造
地裁は問題となっているクレームは全て112条パラグラフ6*3に規定されるミーンズ
プラスファンクションクレームであると認定した。地裁では明示的にミーンズプラス
ファンクションクレームにおける機能を特定していなかったが、一般的な機能を
「ビデオ・TV番組をウェブページと同期させるもの」と特定した。また、地裁は、
「デコード手段」を「予め決定されたフォーマット、またはencoding streamに基づいて、
何らかのデータストリーム(必ずしもビデオまたはオーディオ信号に限られない)
からのデータの抽出(extraction) または引き出し(retrieval)と解釈し、翻訳処理手段を
「関連するウェブページをブラウザに効果的に引き出させるために活用される何らか
の分析(analyzing)及び変換(translating)」と解釈した。
AURLの解釈
地裁ではデコード手段及び翻訳処理手段において、URLを絶対的URLであると
判断した。つまりURLはプロトコルタイプ(例えば、http://)及びリソースロケーション
(例えばwww.fedcir.gov)の双方を含む絶対的URLと解釈され、プロトコルタイプを
含まないいわゆる相対的URL(www.fedcir.gov)は含まないと解釈した。
B地裁の結論
地裁のミーンズプラスファンクション記載におけるURLの解釈によれば、Disneyの
ETVシステムは絶対的URLを送らず、ファイル名だけを送るので、ETVシステムは
ミーンズプラスファンクションクレームの機能を果たさないから文言侵害には
ならないと判断した。
さらに、絶対的URLを送信する本発明と、ファイル名を送信するETVとは
本質的に相違するので、均等論における侵害にも該当しないと判断した。
●CAFCの争点
(1)ミーンズプラスファンクションクレームにおいては文言上の侵害か否かを判断
する場合、ETVシステムがクレームに記載された発明と同一の機能を果たし、かつ
同一の構造(または均等物)を備えていることが必要となる。機能を判断する際に、
地裁は「URL」を絶対的URLに限定解釈したが、これらに限定されるのか、
あるいは相対的URLをも含む広い解釈となるのか問題となった。
(2)均等論における侵害に該当するか否かにあっては、ETVシステムとクレームに
記載された発明との差異が本質的か、非本質的(insubstantial)か、が問題となる。
ミーンズプラスファンクションクレームにおける地裁の均等論の適用についても
問題となった。
●CAFCの判断
(1)W3Cが作成した勧告はクレーム解釈に利用されない
ACTVはクレームの「URL」のオリジナルの意味、慣習上の意味を議論するために、
W3C(World Wide Web Consortium)におけるRFC1808 (Request for Comments1808)を
用いた。W3CはWWWで利用される技術の標準化を進める団体であり、RFCを定期的
に発行する。なお、RFCは連日のように発行されどの文書が最新の仕様を指し示して
いるのかRFC本体からはわかりにくいことがある。
RFC1808によると、「URL」は絶対的URLのみならず、相対的URLを含む。
これに対して、DisneyはRFC1808より前に発効されたRFC1738を用いて反論した。
RFC1738によれば、「URL」は絶対的URLのみを含む。このように同じ機関である
W3Cから勧告されたURLの定義が双方で異なっていた。このような証拠がクレームの
文言解釈においてどのように用いられるべきかが議論となった。
CAFCは、辞書、百科事典、論文など特許時において公衆に利用可能なものは
クレーム解釈の情報源となり*4、これらは裁判所における文言解釈に用いられると
述べた。一方、W3Cの目的はWWWの相互運用を確保し、その進化を促進する
プロトコルを発展させることにより、WWWを完全な将来性へと導くことにあり、RFC
1738及び1808はW3C内のワーキンググループによる標準化討議の間に作成された
ワーキングペーパーである。従ってCAFCは、RFCの目的は一般的な理解を促進する
ために注釈を収集し、言語を選択することにあり、辞書や論文とはその目的が異
なると判断した。つまり、辞書はすでに確立され、当業者により理解されている意味
をサポートするために用いられるのに対し、RFCは、言葉またはフレーズに対して
意味を付与、選択する点で相違する。
さらには、RFC1738とRFC1808とはその意味内容が矛盾することから、CAFCは
提出されたRFCを証拠として採用できないとした。なお、CAFCは、クレーム解釈に
おいてRFC等の標準団体の文書の採用を全く排除したのではなく、技術用語の
一般的、慣習的意味を決定する際の補助として用いることができることを述べている。
(2)文言解釈にあっては、その文言及びその文言周辺の前後関係をも考慮される
CAFCはクレームの文言解釈にあっては、議論となっている文言及びその文言
周辺の前後関係をも考慮して判断しなければならない*5とした。
クレームには「・・前記URLは特に番組のビデオ、オーディオ信号のコンテンツに
関する情報セグメントの一又はそれ以上のインターネットアドレスを指定する。・・」と
記載されており、地裁は「情報セグメント」を「インターネット上の情報が一般に分割
されている部分(ウェブページ、オーディオクリップ、画像など)」と解釈した。
CAFCは、この解釈はクレームの文言及び明細書によりサポートされているので
正しいと判断した。
さらに地裁は「インターネットアドレス」を「(ホストに対して固有の)URLにより
指定されるインターネット上の特定のホスト」と解釈した。しかしながら、CAFCは、
この解釈はクレームの文言及び明細書からはサポートされおらず誤りとした。
そしてCAFCは、文言の前後関係を考慮すればインターネットアドレスの文意は、
「インターネット上の情報セグメントのロケーションに対するリファレンス」であり、
インターネットアドレスが「特別なホスト」「固有であること」とする追加の限定は
誤りであると判断した。
その結果、CAFCは、クレームの文言及びクレームの前後関係により定義される
URLは、「関連する情報セグメントのロケーションを特定するもの」であれば十分で、
特別、固有である必要はない、換言すれば、URLはインターネットコンテンツに関する
情報セグメントのインターネットアドレスを特定する限り、絶対的URL及び相対的URL
の双方を含むと判断した。
(3)一つの実施例の存在が、必ずしもクレームの範囲を妨げるものではなく、
クレームの文言は当業者によって理解されているオリジナルの意味の最も広い
範囲が付与される
本特許の明細書には、URLについての明確な定義がなされていなかった。
ACTVは、181特許のアブストラクトにURLが「インターネット上のウェブサイト(または
ロケーション)の有効アドレス」と記述されていることを根拠に、明細書は絶対的URL
だけに範囲を限定するものではないと主張した。その一方で、Disneyは、明細書の
クライアントソフトは絶対的URLのみでしか実行できないことを根拠に、ACTVは
絶対的URL以外の範囲を放棄している、つまりURLから相対的URLが放棄されて
いると主張した。
CAFCは、明細書を検討し、特別な定義が存在しないこと、アブストラクトにURL
をインターネット上のウェブサイト(またはロケーション)の有効アドレスと記述され
ていること、及びサマリーにおいて、URLを関連性のあるインターネットウェブ
ページアドレスと記載されていることを指摘した。そして全体としてみてみれば、
「URLは単にインターネット情報のセグメントのロケーションを特定するもの」
とする広い解釈が首尾一貫していると判断した。
さらに、CAFCは過去の判例*6に示したように、一つの実施例の存在が、必ずしも
クレームの範囲を妨げるものではなく、記述された明細書がクレームの文言を明示的
に限定していない場合、その文言解釈は、クレームの文言に従うよう強いられ、
クレームの文言は当業者によって理解されているオリジナルの意味の最も広い
範囲が付与されるとした。つまり、特許明細書にはクレームの文言「URL」を絶対的
URLと限定する特許権者の明確な意図が存在しないこと、及び明細書の記述に
おいて、これよりも広い解釈をサポートしていたことから、CAFCはそのような
制限を課すことを否定した。
(4)ミーンズプラスファンクションクレームにおいては、機能が最初に特定され、
次にその機能に対応する明細書の構造が検討される
以上の理由及び審査経過においてもURLの文言を絶対的URLに限定する記述
がないことから、CAFCは、URLがシステムにとって関連する情報セグメントを
特定するための十分な情報を提供するものである限り、絶対的URLには限定され
ないし、ユニークである必要もないと判断した。
112条パラグラフ6により記載されたミーンズプラスファンクションクレームに
おいては、その機能及び対応する構造を決定する必要があり、機能が最初に特定
され、そしてその機能に対応する明細書の構造が検討される*7。地裁ではURLを、
絶対的URLに限定解釈し、クレームにおいて明示的に記載されているものとは
異なるミーンズプラスファンクションクレームの機能を、誤って適用した。
DisneyのETVシステムは、Disneyのサーバに記憶された特定の情報を識別する
ファイルネームを送信し、このシステムは特定された情報を得るためにDisneyサイト
にアクセスする。CAFCは、DisneyのETVシステムは同一の機能を果たすこと
から、Disneyの送信されるファイルネームが、本特許の「URL」の文言範囲に
属すると判断した。
(5)地裁はミーンズプラスファンクションクレームにおける構造を特定していない
Disneyは、URLが広く解釈されたとしても、地裁は「デコード」及び「翻訳処理」の
解釈を誤っていると主張した。特にDisneyは、地裁はこれらのオリジナルの意味を
無視し、特許明細書の記述とは反対の定義を取り入れており、その結果対応する
構造を特定することに失敗していると主張した。CAFCは、112条パラグラフ6の
ミーンズプラスファンクションクレームにおける構造を特定していないことから、
Disneyの主張を認めた。そして、地裁に対し、上述したURLの解釈、「デコード」
及び「翻訳処理」の正しいクレーム解釈に基づき、機能に関連する構造を決定
するよう命じた。
(6)両システムに本質的相違はない
CAFCはさらに、地裁が誤って均等論を適用したことを指摘した。地裁においては、
フルインターネットアドレスを受信する手段及びデコードする手段の存在は、本発明と
係争物との間の本質的な相違点であり、均等論は適用されないと判断した。
地裁は本発明をその範囲及び方法においてグローバルとして特徴付け、侵害システム
をクローズドシステムと特徴づけた。つまり本特許があらゆるサーバにアクセスできる
URLを送信するのに対し、DisneyのETVシステムはDisneyのオリジナルのサーバに
記憶された情報を特定するための限られたファイル名しか送信しないからである。
しかしながら、原告及び被告が、両システムはその範囲及び目的を異にする
ものの、インターネットという共通のインフラを使用していることを認めている事を
理由に、CAFCは、DisneyのETVシステムはクローズドなシステムではなくグロー
バルなシステムであるとし、そこに本質的な相違はないと判示した。よってCAFCは
地裁が均等論を誤って適用したと判断した。
(7)ミーンズプラスファンクションにより記述されたクレームの文言侵害の分析を
実行した後に、均等論での侵害の分析を分けて実行しなければならない
最後にCAFCは、文言上の侵害と均等論の侵害とが主張されている場合、裁判所は、
ミーンズプラスファンクションにより記述されたクレームの文言侵害の分析を実行した
後に、均等論での侵害の分析を分けて実行しなければならない*8と指摘した。その
理由としてCAFCは、ミーンズプラスファンクション形式により記述されたクレームに
とって、112条パラグラフ6の均等物に関する議論及び証拠は、均等論に関する
それらとオーバーラップするかもしれないが、2つのタイプの均等に関する証拠
及び議論、さらにこれらに関連する分析は、決して完全に同一の広がりを持つ
ものではない*9とした。そして、CAFCは、地裁に対し、この決定に従い文言上の
侵害及び均等論下での侵害を判断するよう命じた。
●結論
以上のことから、CAFCは、非侵害とする地裁の略式判決を無効とし、本判例に
従ったさらなる審理を行うよう命じた。
●コメント
ミーンズプラスファンクションクレームにおいては、通常のクレームと同じく
文言上の侵害と均等論における侵害の有無が判断される。文言上の侵害に
該当するか否かは、
@係争対象物が同一の機能を果たすか、
A係争対象物が実施例と同一の構造・均等物を備えているか、
により判断される。
そして、ミーンズプラスファンクションクレームに おける均等と、均等論に
おける均等とは別に検討しなければならない。今回の判決では、両者の
概念が具体的にどのように異なるか迄は判示されなかったが、CAFCは一部
オーバーラップする可能性があるものの、同一の概念ではないことを明確に
した。
判決 2003年10月8日
以 上
【関連事項】
判決の全文は下記のジョージタウン大学Law Centerのライブラリから閲覧することが
できます。
http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/02opinions/02-1491.html
【注釈】
*1 ACTV, Inc.
v. Walt Disney Co., 204 F. Supp. 2d 691,
693 (S.D.N.Y.
2002)
*2 181特許のClaim1
1. A system for presenting integrated television programming and corresponding
related Internet information segments obtained from Web sites on the Internet,
the system comprising:
a means for receiving programming, wherein the programming contains a video
signal, an audio signal and one or more uniform resource locators, wherein
the uniform resource locators specify one or more Internet addresses of the
information segments which relate specifically to the content of the video and
audio signals of the programming;
a means for decoding, connected to the receiving means, the uniform resource
locators to determine the specified
Internet addresses;
a controller means, connected to the decoding means, for interpreting the
uniform resource locators;
a web browser, connected to the decoding means and the controller means,
for sending message requests to specific Internet sites located at the Internet
addresses corresponding to the uniform resource locators and consequently
receiving the one or more requested Internet information segments residing
at the determined Internet addresses, the browser retrieves the requested
Internet information segments under the direction and control of the controller
means; and
a display means, connected to the controller and receiving means, for presenting
the video and audio signals concurrently
with
the Internet information segments;
whereby the Internet information segments are synchronized to the video signal
and displayed at predetermined times during
the
program.
*3 112条6項
An element in a claim for a combination may be expressed as a means or
step for performing a specified function without the recital of structure, material,
or acts in support thereof, such claim shall be construed to cover the corresponding
structure, material, or acts
described in the specification and equivalents
thereof.
組み合わせにかかるクレームにおける構成要素は、具体的な構造、材料、または
行為を明記せず、特定の機能を果たすための手段または工程として表すことができ、
かかるクレームは、明細書に記載された対応の構造、材料、ないし行為、または
それらの均等物をその範囲として解釈される。
*4 Tex.
Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc., 308
F.3d
1202-03
*5 Brookhill-Wilk 1, LLC v. Intuitive Surgical,
Inc., 334 F.3d 1294,
1299 (Fed. Cir. 2003)
*6 Teleflex,
299 F.3d at 1328
*7 Generation
II Orthotics, Inc. v. Medical Tech., Inc.,
263 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir.
2001)
*8 Apex Inc.
v. Raritan Computer, Inc., 325 F.3d 1364,
1378 (Fed. Cir. 2003).
*9 Kemco
Sales, Inc. v. Control Papers Co., 208 F.3d
1364-65 (Fed. Cir.
2000)
Copyright 2003 KOHNO PATENT OFFICE