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中国における方法発明の解釈
～方法クレームの権利範囲は記載した各ステップの順序に限定されるか～
OBE工業有限公司(ドイツ)再審申請人(一審原告、二審被上訴人)
v.
浙江康華眼鏡有限公司(中国)
被再審申請人(一審被告、二審上訴人)
執筆者 弁理士 河野英仁
2010年9月13日
| １．概要 中国における発明のカテゴリーは装置発明と方法発明とに大別される。方法発明においては、発明に必須の工程・ステップを記載する。方法発明について特許権が成立した場合、その権利範囲は、その請求項の内容を基準とし、また明細書及び図面を請求項の内容の解釈に用いることができる(専利法第59条第1項)。 方法に係る請求項に記載した各ステップをイ号方法が全て具備する場合、特許権侵害が成立する。しかしながら、方法請求項に記載された各ステップの順序と、イ号方法の各ステップの順序が相違する場合に、当該イ号方法が特許発明の技術的範囲に属するか否かが問題となる。 第一審である北京市第一中級人民法院は順序の異なるイ号方法は請求項に係る発明に対して均等であり、特許権侵害が成立すると判断した*1。これに対し第二審である北京市高級人民法院*2及び再審を行った最高人民法院は請求項、明細書、図面及び審査経過に基づき、請求項に係る方法発明は記載されたステップの順序どおりに限定解釈すべきであり、均等侵害は成立しないと判決した*3。 ２．背景 (1)特許の内容 OBE工業有限公司(以下、原告という)は、1996年4月24日、中国知識産権局に発明の名称「バネヒンジの製造方法」とする発明特許出願(出願番号96191123.9)を行い、2001年10月24日に特許権(以下、123特許という)が付与された。 請求項1の内容は以下のとおりである。 1.バネヒンジの製造方法であり、ヒンジは少なくともケーシング(3)、ヒンジ部材(11)及びバネ(7)により構成され、以下のステップを含む、 ヒンジ部材(11)を形成するのに用いる金属帯(481)を提供し、 ヒンジ部材(11)外形にほぼ一致する区域を切断し、 ヒンジ部材(11)の凸肩(9)を形成すべく押し抜きにより円形部分を形成し、 ヒンジ部材(11)のヒンジ孔(15)を開ける。 参考図1はヒンジ部材11の製造工程を示す説明図であり、参考図2は完成したヒンジ部材11を組み込んだバネヒンジを示す断面図である。  参考図1 ヒンジ部材11の製造工程を示す説明図  参考図2 完成したヒンジ部材11を組み込んだバネヒンジを示す断面図 参考図3は眼鏡のつる部分を示す説明図*4である。本発明に係るバネヒンジは眼鏡のつる(耳にかける部分)の基部の内部に実装される部品である。  参考図3 眼鏡のつる部分を示す説明図 バネヒンジはサイズの小さな数多くの部品から構成されるため、組立、部品間のアライメントが繁雑であり、また各工程間での部品の運搬も面倒であるという問題があった。 本発明は金属帯481に複数のヒンジ部材11を連接させた状態で各工程を実施することにより、アライメントが不要であり、容易に組立、運搬できるようにしたものである。 参考図1を用いて製造工程を説明する。 ステップI：チタン等の金属帯481を準備する。ヒンジ部材11外形にほぼ一致する区域(粗ハッチング部分)を切断する。当該工程では、凸肩9の基本形状と、当該凸肩9に連接し、後にヒンジ孔15が形成される領域497が生じる。なお、ヒンジ部材11は依然として金属帯481に連接されている。 ステップII：二つの半円形のエンボス加工工具を用いて、凸肩9に所望の丸みを与える。 ステップIII：二つの隣接する凸肩9，9間にある金属帯領域(細ハッチング部分)を、押し抜き工具を用いて押し抜く。 ステップIV：領域497において押し抜きによりヒンジ孔15を形成する。 ステップV：押し抜き工具を用いて、ヒンジ孔15上側領域(細ハッチング部分)を押し抜き、ヒンジ部材11を金属帯481から切り離す。 (2)イ号方法 浙江康華眼鏡有限公司(以下、被告という)も同様にヒンジ部材を製造している。問題となった製造方法(以下、イ号方法という)は以下のとおりである。 ステップ1:金属帯を提供し、 ステップ2:人手で金属带材を押し抜き機に送り、ヒンジ部材を押し抜いて切り離し、 ステップ3:人手でペンチを用いてヒンジ部材前部を挟み，鍛圧機を用いてヒンジ部材後部を丸く加工し、 ステップ4: 人手でペンチを用いて、ヒンジ部材前部を挟み，ヒンジ部材を、打孔機に挿入し、孔を開ける。 (3)北京市第一中級人民法院への提訴 原告は2002年6月24日、被告のイ号方法が123特許の請求項1を侵害するとして北京市第一中級人民法院へ提訴した。原告は被告に対し、侵害行為の即時停止、公開方式による謝罪、製造に供した金具・工具の破棄、損害賠償請求415万元、原告が負担した合理的支出（弁護士費用、出張費、調査費用等）の支払いを求めた。 被告は2004年8月10日対抗手段として復審委員会へ無効宣告請求を行った*5。被告は123特許の請求項1は新規性及び創造性を欠如すると主張した。復審委員会は、2005年4月11日、被告の主張を退け特許を維持する決定をなした*6。 請求項1に係る方法と、イ号方法とにおける製造工程を比較すれば以下のとおりである。
北京市第一中級人民法院は、請求項1の方法とイ号方法とは均等*7であり、イ号方法は、請求項1に係る発明の技術的範囲に属すると判断した。請求項1に係る発明は、金属帯の所定領域を切断した後に、押し抜き、孔開けを行う。これに対し、イ号方法はヒンジ部材を押し抜き、ヒンジ部材を金属帯から切り離し、孔開けを行う。すなわち、切断と押し抜きの順序が前後相違する。北京市第一中級人民法院は、両者の加工方法に実質的な相違はなく順序を変えたところで新たな効果を奏さないため、均等であると判断した。これに対し、被告は北京市高級人民法院へ上訴した。 (4)北京市高級人民法院の判断 北京市高級人民法院は均等侵害と判断した北京市第一中級人民法院の判決を取り消した。 北京市高級人民法院は、明細書の記載に基づけば、請求項1に係る方法は、ヒンジ部材を金属带から分離しないことを前提とするものであり、かつ、請求項に記載された順序通りに実行することで効果を奏するものであると認定した。 これに対し、イ号方法は、まずヒンジ部材を金属帯材料から押し抜いて切り離し、切り離されたヒンジ部材の凸肩を丸く加工し、その後孔開けを経て完成するものである。北京市高級人民法院は、イ号方法は先に金属帯からヒンジ部材を完全に押し抜いて切り離すことから、金属帯に連接されるよう所定領域を切断し、金属帯に連接された状態で押し抜きを行う請求項1とは同一でも均等でもないと判示した。 原告は北京市高級人民法院がなした非侵害との判決を不服として再審請求*8を行った。 ３．人民法院での争点 争点1：方法クレームの権利範囲は記載した各ステップの順序に限定されるか否か？ 請求項に係る発明方法とイ号方法との順序が相違する場合に、どのように権利範囲を解釈するかは、専利法、専利法実施細則及び司法解釈のいずれにも規定されていない。方法の順序が相違する場合にどのように権利範囲を解釈すべきかが争点となった。 争点2：イ号方法は、技術特徴「ヒンジ部材(11)外形にほぼ一致する区域を切断し」と同一または均等といえるか否か？ 請求項には、「ヒンジ部材(11)外形にほぼ一致する区域を切断し」と広く記載されているのみであり、金属帯との関係は全く定義されていない。イ号方法が請求項の当該技術特徴と同一または均等といえるか否かが争点となった。 ４．人民法院の判断 争点1：方法クレームの権利範囲は記載した各ステップの順序どおりに解釈すべきである 最高人民法院は、請求項1に係る発明の権利範囲は、各ステップの順序に関わらず、いかなる順序でも権利範囲に含まれるという原告の主張を退けた。 最高人民法院は、方法発明の請求項中、各ステップの順序を意図的に定義している場合、当然方法発明の権利範囲は、定義された順序どおりに限定されると述べた。しかしながら、最高人民法院は、本事件の如く請求項において各ステップの順序を定義していないからといって、どのような順序でも権利範囲に含まれることにはならないと述べた。 最高人民法院はむしろ、請求項、明細書及び図面を総合的に勘案し、当業者の観点から、方法発明の順序がどのように定義されるかを検討しなければならないと述べた。 請求項1に記載の４つのステップに基づけば，金属帯の提供が最初に行われることに争いはない。続く切断ステップで金属带上からヒンジ部材の外形とほぼ一致する区域が切断される。明細書及び図面の記載に基づけば，外形部分は「凸肩9の基本形状を形成する部分」及び「その後ヒンジ孔15が開けられる部分」である。 押し抜きステップは切断ステップにより形成された「凸肩9の基本形状を形成する部分」に対して押し抜きを行うものである。孔開けステップは切断ステップにより形成された部分にヒンジ孔15を開けるものである。 このように、明細書には、切断→押し抜き→孔開けの順序しか記載されておらず、切断の前に押し抜きを行っても良いとの技術内容（押し抜き→切断）は全く開示されていない。最高人民法院は、押し抜きと、孔開けの順序とは交換可能であるが、明細書の記載からは、先に押し抜き、後に切断したとしても発明の目的を達成できず、また同一の技術的効果を奏することはできないと述べた。 以上の理由により、請求項1に係る方法発明のステップの内、切断ステップ、及び、押し抜きステップはこの順序に限定解釈され、当該順序の異なる方法も権利範囲に含まれるという原告の主張は退けられた。 争点2：イ号方法は、技術特徴「ヒンジ部材(11)外形にほぼ一致する区域を切断し」と同一または均等ではない 最高人民法院は、請求項、明細書、図面及び審査経過を総合的に勘案し、イ号方法は「ヒンジ部材(11)外形にほぼ一致する区域を切断し」と同一または均等ではないと判断した。 請求項における切断ステップは単に「ヒンジ部材(11)外形にほぼ一致する区域を切断し」と規定するのみで、ヒンジ部材が金属帯に対し分離しているか否かを記載しておらず、権利範囲がどこまで及ぶか不明確な記載となっている。 最高人民法院は、専利法第59条 「発明又は実用新案特許権の権利範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。」 を挙げた上で、請求項中に意味の曖昧な技術用語が存在する場合，当業者の観点から，明細書及び図面の記載に基づき当該技術用語に対し解釈を行うことができ，これをもって明確に特許権の保護範囲を確定することができると述べた。 明細書の記載に基づけば，特許発明の目的はバネヒンジの経済的な制作方法を提供することにあり，かつ部品の組み立て及び搬送を改善し，良好な経済効果を達成することである。 明細書及び図面には、切断ステップにおいて、金属带から完全に切断するという記載は存在せず，また、切り離したヒンジ部材の未加工品(丸め加工、孔開けが行われていない状態)に対し以降の加工を行う技術内容も存在せず，さらにはこれに関連する技術的な示唆も存在しない。 最高人民法院は，明細書及び図面に記載の技術内容に基づけば， “ヒンジ部材(11)外形にほぼ一致する区域を切断（切割）し、” の具体的意味は当業者であれば、 「金属带を切断することにより，金属带上にヒンジ部材を加工するのに用いる区域を形成し，当該区域は依然として金属带の一部分であり，かつ、形状はヒンジ部材の外形に近似すること」を意味すると述べた。このように金属帯から分離しないことにより、コストを低減し、アライメントを不要とし、バネ部材、ロッキング部材の組み立て及び部品搬送を容易にし、結果的にバネヒンジの経済的加工を可能とするものである。 さらに最高人民法院は原告が審査過程において、以下のとおり意見を述べた点に着目した。 「“ヒンジ部材が金属带に対して連接され、かつ、予め定めた位置に存在する状態で，ヒンジ部材に対して押し抜きまたは変形を行うことにより、バネ部品をヒンジ部材上に装着し、バネヒンジ部品を装着する方法を改善することができる。」 以上の意見に基づけば、原告は審査過程において、明確にヒンジ部材が金属带に連接されている状態で、ヒンジ部材に対し加工を行う必要があることを主張している。以上の審査経過における意見に基づけば、請求項1の“ヒンジ部材(11)外形にほぼ一致する区域を切断し”は依然として金属带の一部分であると認定でき，当該区域はいまなお金属带に対し分離していないことを意味する。 最高人民法院は、侵害訴訟において，審査過程における意見陳述を無視し、ヒンジ部材を金属带から完全に分離した技術方案をも特許権の保護範囲に属するとの主張を認めるべきではないと判示した*9。 以上のとおり、請求項、明細書、図面、審査過程において提出した意見書に基づけば，請求項1中の“ヒンジ部材(11)外形にほぼ一致する区域を切断し”は切断によってもヒンジ部材は、依然として金属带の一部分であり，金属带から分離していないことを意味するといえる。 これに対し、イ号方法は同様に金属带材を使用するものの、ヒンジ部材を完全に押し抜きにより金属帯から完全に切り離し、完全に切り離した状態で、その後人手により丸く加工し、孔を開ける工程を行う。これら一連の工程は、各ヒンジ部材について人手により一々加工する必要がある。すなわち、金属帯から切り離された部品を保持した状態で、丸め加工、孔開けを行う必要があり、工程が複雑・効率低下を招くだけでなく，各部品の装着及び運搬も不便となる。 このように、イ号方法は請求項1に対して時代遅れの生産加工技術にすぎず、両者が採用する技術手段には実質的な差異が存在し，実現する機能も相違し，イ号方法はまた請求項1が奏するバネヒンジの経済的加工を実現することができず、ヒンジ部材のアライメント、部品の組み立て・運搬の改善等の有益な効果をも奏することができない。以上の理由により、最高人民法院は、イ号方法は請求項1中の“ヒンジ部材(11)外形にほぼ一致する区域を切断し”と同一または均等の技術特徴を具備せず，イ号方法は特許権の保護範囲に属さないと判示した。 ５．結論 最高人民法院は、北京市高級人民法院がなした判決に誤りはないとして、再審請求を却下する裁定を下した。 ６．コメント 本事件は、2009年度における5重要発明特許訴訟の一つに選定された。方法発明における各ステップの順序につきどのように解釈をすべきか、また、均等論がどのように適用されるかが判示された興味深い事件である。 実務上方法発明について請求項を作成する場合、工程順序に従って請求項の各ステップ(構成要件)を順次記載していく。しかしながら、特定のステップについて順序が前後しても良い場合、発明者にその旨を確認すると共に、実施例に順序の異なる形態を記載しておくことが重要となる。また実行順序の異なる請求項をも併せて作成しておくことが望まれる。 判決 2009年8月26日 |
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| 以上 | |||||||||||||||
| 【注釈】 ＊１ （2002）一中民初字第5048号判决 ＊２ （2006）高民终字第1367号民事判决 ＊３ 最高人民法院民事裁定書（2008）民申字第980号 ＊４ OBE工業HP(http://www.obe.de/optik/home.html)より(2010年8月15日) ＊５ 中国では、人民法院において特許の無効を主張することはできず、復審委員会に無効宣告請求を行う必要がある。専利法第45条は無効宣告請求について規定している。 専利法第45条 国務院特許行政部門が特許権を付与することを公告した日から、いかなる機関又は組織又は個人もその特許権の付与が本法の規定に合致しないと認めたときは、その特許権に対して特許審判委員会に無効審判請求を提起することができる。 ＊６ 第7135号無効宣告請求決定 ＊７ 均等論の適用要件は2001年に公布された最高人民法院「特許紛争事件の審理に適用する法律問題に関する若干の規定」(法釈（2001）第20号)第17条に規定されている。第17条の規定は以下のとおりである。 第17条 ここで均等の特徴とは記載された技術的特徴と基本的に同一の手段をもって、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を達成し、かつ当該分野の通常の技術者が創造的な労働を経ることなしに十分想到できる特徴をいう。 ＊８ 民事訴訟法第179条第1号乃至第13号に規定する13の要件、または、裁判官による汚職・収賄行為が存在する場合、再審を請求することができる。13要件は以下のとおりである。 第1号 新たな証拠があり、原判決、裁定を覆すのに足りる証拠 第2号 原判決、裁定の事実認定に主たる証拠が不足している場合 第3号 原判決、裁定において認定した事実の主要証拠が偽造された場合 第4号 原判決、裁定において認定した事実の主要証拠が質証を経ていない場合 第5号 審理案件に対し必要な証拠について、当事者が客観的原因により自身で収集できない場合に、書面により人民法院に調査収集を申請したが、人民法院が調査収集していない場合 第6号 原判決、裁定について法律適用に確かに誤りがある場合 第7号 法律の規定に違反し、管轄に誤りがある場合 第8号 審判組織の組成が非合法である、あるいは、法によれば回避すべき裁判員が回避しなかった場合 第9号 訴訟行為能力の無い者が法定代理人を経ることなく訴訟を代行し、或いは、訴訟に参加すべき当事者が、本人或いは訴訟代理人の責めに帰すことができない理由により訴訟に参加していない場合 第10号 法律の規定に違反し、当事者の弁論の権利を剥奪した場合 第11号 呼び出し状による召喚を経ることなく欠席判決をなした場合 第12号 原判決、裁定に遺漏があり、或いは、訴訟請求範囲を超えている場合 第13号 原判決、裁定を作り出す拠り所となる法律文書が撤回または変更された場合 ＊９ 中国においても同様に禁反言の法理が存在する。 司法解釈[2009]第21号第3条及び第6条 第3条 人民法院は、請求項について、明細書及び図面、特許請求の範囲の関連する請求項、並びに特許審査の包袋を用いて解釈することができる。請求項の用語について明細書に特別な限定がある場合、その特別な限定に従う。 第6条 特許出願人、特許権者が特許授権または無効宣告手続において請求項、明細書について補正または意見陳述することによって放棄した技術方案について、権利者が特許権侵害紛争案件において改めてこれを特許権の保護範囲に加えた場合、人民法院はこれを支持しない。 ◆ここに示す判決要約は筆者の私見を示したものであり、情報的なものにすぎず、法律上の助言または意見を含んでいません。ここで述べられている見解は、必ずしもいずれかの法律事務所、特許事務所、代理人または依頼人の意見または意図を示すものではありません。 ◆中国特許民事訴訟、模造品対策支援サービスのご案内 http://www.knpt.com/contents/china_s/china.html ◆『中国特許判例紹介』のバックナンバーは河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/china/china_index.html ◆『米国特許判例紹介』のバックナンバーは河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/cafc/cafc_index.html ◆ 特許関連Ｎｅｗｓ『その複製は著作権の侵害？ ～著作権法改正によるデジタルコンテンツの流通促進～』は河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/news/news00127/news127.html |