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差し止め中の改正規則は米国特許法に反するか？
～継続出願の回数制限は違法か～
Triantafyllos Tafas. et al.,Plaintiffs-Appellees,
v.
John J. Doll. et al.,
Defendants-Appellants.
執筆者 弁理士 河野英仁
2009年4月1日
| １．概要 2007年11月1日施行予定であった改正規則*1は、継続出願の回数制限、継続審査請求の回数制限、及び、クレーム数が一定以上の場合に先行技術調査に関する審査補助書類(ESD：Examination Support Document)の提出を要求するものであった。 これらの改正規則は実務に大きな影響を与えることから、各企業とも改正に対応すべく準備を行っていた。しかし、施行一日前の2007年10月31日バージニア州連邦地方裁判所は、当該改正規則は違法であるとして規則施行の仮差し止めを認めた*2。その後地裁は、仮差し止めに続き、改正規則の永久差し止めを認めた*3。USPTOはこれを不服としてCAFCへ控訴した。 CAFCでは、継続出願の回数制限、継続審査請求の回数制限及びESDの提出要求が米国特許法に反するか否かが争点となった。CAFCは一連の改正規則は手続き的なものであり、USPTOの規則制定権限の範囲内であると判示した上で、継続出願の回数制限は米国特許法第120条の規定に反すると判断し、地裁の判決を支持した。一方、継続審査請求の回数制限及びESDの提出要求は何ら米国特許法の規定に反するものではないとし、地裁の判決を無効とした（図1の結論一覧表参照）。  ２．背景 USPTOは、出願件数増大に伴う審査遅延を防止すべく、2006年1月、規則改正案を発表すると共に、パブリックコメントを募集した。図2は改正規則を巡る動きを示す説明図である。USPTOはパブリックコメントを検討した後、2007年8月21日に改正規則を発表した。そして、当該改正規則を数ヶ月後の2007年11月1日から施行すると発表した。 改正規則は、継続出願の回数制限等、実務に与える影響が極めて大きいため、各地で米国特許弁護士によるセミナーが開催され日本企業及び特許事務所がその対応に追われた。米国では発明家のTriantafyllos Tafas氏及び医薬品を製造・販売するGlaxoSmithKline社が、改正規則の差し止めを求めて、バージニア州連邦地方裁判所に提起した。 特許実務家が注目する中、施行1日前の2008年10月31日、地裁は規則の違法性を認め仮差し止めの決定を行った。その後地裁の審理においても違法性が認められ、改正規則の永久差し止めがなされた。特許実務家が安堵する中、USPTO（控訴人）は、Triantafyllos Tafas氏及びGlaxoSmithKline社（以下、被控訴人という）を相手取り、CAFCに地裁の決定の取り消しを求め控訴した。  ３．CAFCでの争点 改正規則は米国特許法に反するか？ 控訴審において争点となったのは以下の４つのFinal Rule（以下、規則という）である。 規則78・・継続出願及び一部継続(CIP: Continuation-In-Part)出願の回数制限 規則114・・継続審査請求（RCE: Requests for Continued Examination）の回数制限 規則75及び規則265・・独立クレームが5を超える、または、クレーム総数が25を超える場合のESD提出要求 以下、復習をかねて改正内容を説明する。 (1) 規則78・・継続出願及びCIP出願の回数制限 規則78は、継続出願*4及びCIP出願*5を認めるが、同一出願ファミリー内においてその回数を2回までに制限するものである（37 C.F.R. 1.78(d)(1)(i)）。この出願ファミリーとは、米国特許出願及び当該米国特許出願から派生した継続出願及びCIP出願である。例えば継続出願を行った場合、親出願及び継続出願のそれぞれにおいて継続出願の回数がカウントされ、当該親出願及び継続出願を含む一出願ファミリー内で合計2回までに継続出願が制限される。なお、審査官の限定要求に伴う分割出願（米国特許法第121条）は、別途新たな出願ファミリーとなる。 出願人が2回を超える継続出願及びCIP出願を希望する場合、出願人は 「今回提出する補正、意見、または証拠が、先の出願の審査過程においてなぜ提出されなかったか」 を示す嘆願書を提出しなければならない（37 C.F.R. 1.78(d)(1)(vi)）。 出願人が要求された嘆願書を提出することができない場合、USPTOは審査のために当該継続出願を受け付けるものの、 「先の出願に対する特別な言及（原出願日遡及の主張）を拒絶するか、または、存在するのであれば削除する」（37 C.F.R. § 1.78(d)(1)）。 つまり、3度目以降の継続出願及びCIP出願については、上記嘆願書を提出できない場合、出願日の遡及効果を得ることができなくなる。 (2) 規則114・・RCEの回数制限 規則114はRCE*6の回数を制限する規定である。規則114によれば、出願人は同一出願ファミリー内において、一度だけRCEを行うことができる。 2回目以降のRCEについては、出願人は 「今回提出する補正、意見、または証拠が、先の出願の審査過程終了時前においてなぜ提出されなかったか」 を示す嘆願書を提出しなければならない。（37 C.F.R 1.114(g)） (3) 規則75及び規則265・・独立クレームが5を超える、または、クレーム総数が25を超える場合のESD提出要求 規則75は独立クレームが５を超える場合、または、クレーム総数が25を超える場合、審査官にESDを提出しなければならない旨規定している（37 C.F.R. 1.75(b) (1)）。 ESDの詳細な内容は規則265に規定されている。規則265に基づき、出願人自身は、審査前に先行技術調査を行い、関連性ある先行技術のリストを提供しなければならない。 またクレームの各構成要件がどの先行技術に開示されているかを特定しなければならない。さらに、独立クレームが先行技術に対し、どのように特許性があるかを説明すると共に、明細書においてクレームの各構成要件が米国特許法第112条パラグラフ１*7のもと、どこに開示されているかを示さなければならない(37 C.F.R. 1.265(a))。 これらの改正規則が、米国特許法の規定に反するか否かが争点となった。 ４．CAFCの判断 CAFCは、改正規則は実質的なものではなく、手続き的なものであり、USPTOの規則制定権限の範囲内であると判示した上で、以下の判決をなした。 (1) 規則78・・継続出願及びCIP出願の回数制限 規則78は米国特許法第120条の規定に反する。 CAFCは地裁及び被控訴人の主張を認め、3度目以降の継続出願及びCIP出願の制限は、先の出願日の利益を得ることができる米国特許法第120条の規定に反し、違法であると判示した。 米国特許法第120条*8は以下のとおり規定している。 「第120 条 合衆国における先の出願日の利益 合衆国において先に提出された出願又は第363 条によって規定されている出願において第112 条第1 段落に定められている方式によって開示されている発明に関する特許出願であって，先に提出された出願に名称表示されている発明者によってなされるものは，その発明に関し，先の出願の日に提出された場合と同一の効果を有するものとする。ただし，その出願が，最初の出願または最初の出願の出願日の利益を受ける権利を有する類似の出願に関する特許付与又は出願手続の放棄若しくは終結の前に提出されること，及び先に提出された出願についての明示の言及を含んでいるか又は含むように補正されていることを条件とする。出願は，先に提出された出願への明示の言及を含む補正書が特許商標庁長官が要求する，出願係属中の期間内に提出されない場合は，先の出願に係る本条に基づく利益を受ける権利を有さない。特許商標庁長官は，前記期間内における当該補正書の不提出を本条に基づく利益の放棄と考えることができる。特許商標庁長官は，本条に基づく補正書の故意でなく遅延した提出に関し，割増金の納付を含め，その受理手続を制定することができる。」 米国特許法第120条は、同条中に記載された「4つの要件」を満たす出願人は、その発明に関し，先の出願の日に提出された場合と同一の効果を「有するものとする(shall)」と規定している。 具体的には、 [1]出願においてクレームされた発明は先の出願に適切に開示されていること。 [2]出願は先の出願に記載された発明者により出願されなければならないこと。 [3]出願は「最初の出願または最初の出願の出願日の利益を受ける権利を有する類似の出願に関する特許付与又は出願手続の放棄若しくは終結の前に提出されること。」及び [4]出願は先に提出された出願についての明示の言及を含んでいるか又は含むように補正されていること。 を満たす場合には、米国特許法第120条の利益を得ることができる。 ここで、米国特許法第120条に規定された、「Shall(～するものとする。～しなければならない。)」は、排他的要件であることを示す。つまり上述の４要件を満たす出願人は米国特許法第120条に規定する利益を得なければならないということを示すものである*9。 CAFCは、規則78はこれら4要件以外の要件を追加していることから違法であると判断した。つまり、嘆願書「今回提出する補正、意見、または証拠が、先の出願の審査過程においてなぜ提出されなかったか」の提出の適否により、先の出願日の利益が得ることができないとする規則78は、新規要件を課すものであり米国特許法第120条の規定に反するからである。 以上のとおり、CAFCは規則78が違法であるとする地裁の判断を支持した。 (2) 規則114・・RCEの回数制限 RCEの回数制限は米国特許法第132条の規定に反するものではない。 米国特許法第132条*10は以下のとおり規定している。 「第132 条 拒絶通知；再審査 (a) 審査の結果，クレームが拒絶されるか，又は何らかの異論若しくは要求が行われた場合は，特許商標庁長官は出願人にその通知をしなければならず，そのときには，当該の拒絶又は異論若しくは要求の理由を示し，出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後，特許を求めるクレームを，補正して又は補正しないで，持続するときは，その出願(application)は再審査されるものとする。補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。 (b) 特許商標庁長官は，出願人の請求による特許出願の継続審査について規定する規則を制定しなければならない。特許商標庁長官は，当該継続審査に対する適正な手数料を定めることができ，また，第41 条(h)(1)に基づいて手数料の減額を受ける資格を有する小規模事業体に対しては，当該手数料を50％減額しなければならない。」 規則114は、一出願に対してではなく、親出願及び継続出願を含む出願ファミリーの複数の出願に対し、1回までという制限を課すものである。地裁は、米国特許法第132条の出願が「application」と単数で規定されていることから、複数の出願に対して制限を課す規則114は米国特許法第132条の規定に反すると判断した。 しかし、CAFCはHenriksen事件*11で判示された「“出願an application”は必ずしも単一の出願だけを言及するものではない。」点、及び、合衆国法典Title1Chapter1の”Rules of Construction”における「単数の単語は、複数の人、集団またはものを含み、また適用される(1. U.S.C. 1)」点を示した。CAFCは米国特許法第132条における単数の出願は複数をも含み、規則114が複数の出願である出願ファミリーに対して適用されることに何の違法性もないと判示した。 また、被控訴人は、米国特許法第132条(a)は、「出願人が、特許を求めるクレームを・・持続するときは・・再審査されるものとする」と規定していることから、当該規定は、USPTOに審査を継続することを要求するものであると主張した。 しかしながら、CAFCは、当該議論は、米国特許法第132条(a)と(b)との関係に対する誤解に基づくものであると述べた。すなわち、米国特許法第132条(a)の規定は、「最初の審査後に、出願人の要求に基づき再審査の機会を付与する」ものである。 その一方で、同法(b)は、 「(b)The Director shall prescribe regulations to provide for the continued examination of applications for patent at the request of the applicant. (b) 特許商標庁長官は，出願人の請求による特許出願の継続審査について規定する規則を制定しなければならない。」 と規定している。すなわち、同法(b)の「継続審査”continued examination”」 は同法(a)に基づく再審査が済んだ後に発生する審査である。USPTO長官は、この後に発生する審査について規則を制定することができるのである。 以上のことから、出願ファミリー内において2度目以降のRCEに制限を課すことは何ら米国特許法第132条に反するものではないと判示した。 (3) 規則75及び規則265・・クレーム数に基づくESDの提出要求 ESDの提出要求は米国特許法に反するものではない。 地裁はESDの要求は、米国特許法第112条等の規定に反すると判断した。 米国特許法第120条パラグラフ2*12は以下のとおり規定している。 「明細書は，出願人が自己の発明とみなす主題を特定し，明白にクレームする1 又は2 以上のクレームで終わらなければならない。」 地裁は、USPTOが一出願においてクレーム数に制限を課すことは当該規定に反すると判断した。 しかしながら、CAFCは、ESDの提出要件はクレーム数の制限を課すものではなく、米国特許法第112条パラグラフ2とは無関係であると判断した。つまり、規則75及び規則265は、単に5を超える独立クレーム、またはクレーム総数が25を超える場合に、ESDを提出すべしと規定しているにすぎない。 さらに、地裁は、規則75及び規則265は出願人に先行技術調査を命じ、さらに独立クレームに対する特許性についても言及するよう命じている。地裁は、当該規定は出願人に過大な負担を与えるものであり、また出願人は一般に、そのような「先行技術調査を実行する義務はない」と判断した。 しかしながら、CAFCは出願人に審査処理に必要な情報の提出を要求することができる旨を規定する37 C.F.R 1.105を根拠に、出願人がESDの提出を拒むことができる合理的理由はないと判断した。 37 C.F.R 1.105*13の規定は以下のとおりである。 「1.105 情報提出の要求 (a)(1) 35 U.S.C.第111 条若しくは第371 条に基づいて提出され，係属中であるか若しくは放棄される出願(再発行出願を含む。)に関する，特許に関する，又は再審査手続に関する事項を審査又は処理する過程で，審査官又は他の特許商標庁職員は，§1.56(c)に基づいて指定されている個人又は譲受人に対し，当該事項を適切に審査又は処理するために合理的に必要な情報，例えば，次に掲げるものを提出するよう要求することができる。」 最後に地裁は、ESDは審査義務を審査官から出願人にシフトするものであり、米国特許法第102条及び第131条の規定に反すると判断した。 米国特許法第102条の規定 「次の各項の1 に該当するときを除き，人は特許を受ける権利を有するものとする。」 米国特許法第131条の規定 「特許商標庁長官は，出願及び新規であると主張されている発明の審査をさせなければならない。」 その他、地裁は、USPTO側に、一応の非特許性の証明”prima facie case of unpatentability”を示す義務があるとの判例*14を根拠に挙げた。 CAFCはUSPTOの審査官側に、一応の非特許性の証明提出義務があるという点に関しては、地裁の判断に同意した。しかしながら、規則75及び規則265に基づくESD要件が、審査義務を審査官から出願人へシフトしているという点には同意しなかった。 ESDにおいては先行技術調査の他、特許性に対する言及もが必要であるが、例えば重要な先行技術文献が提出されない場合、または、先行技術に対する言及に審査官が納得しない場合でも、これらのことを根拠に出願は拒絶されないからである。 その上、新たな規則下においても、審査官は米国特許法第131条の規定に従い、出願を審査しなければならないからである。出願人は、審査官が一応の非特許性の証拠を示さない限り、依然として「特許を受けることができるentitled to patent unless・・」(米国特許法第102条)のである。 以上のとおり、CAFCは、ESD要件は、現状の審査手続きに加えて新たな義務を課すものであるが、審査義務をシフトするものではなく、かつ、米国特許法の規定に反するものではないと判示した。 ５．結論 CAFCは、継続出願の制限に関する規則78は米国特許法第120条の規定に反し、無効と判断した地裁の判決を支持した。 その一方で、RCEの回数制限に関する規則114、並びに、クレーム数に基づくESDの提出に関する規則75及び規則265は適法であり、違法であると判断した地裁の判決を無効とし、地裁に再度審理を行うよう命じた。 ６．コメント 今後、CAFC大法廷(en banc)でのヒアリング、最高裁への上告、または、地裁での審理へのいずれかがおこなわれる見込みである。以上述べた4つの規則の適法性が今後も争われる。 今後のどのように訴訟が進行するかは不明であるが、本判決によりある程度今後の状況が予測できる。出願ファミリー内における継続出願及びCIP出願の回数制限（規則78）の違法性が第1審及び第2審ともに認められたことから、規則78については施行される可能性は極めて低くなった。 出願ファミリー内におけるRCEの回数制限（規則114）は施行される可能性が高いものの、RCEに代えて制限のない継続出願を行うことで、規則114の問題を回避することができるものと思われる。 ESD要件（規則75及び規則265）は導入される見込みが高まったが、施行された場合、クレーム数は規制上限いっぱいの独立クレーム5まで、クレーム総数25までとすべきである。ESD要件は単なる情報開示陳述書*15（IDS: Information Disclosure Statement)とは異なり、出願人自身がクレームの構成要件が先行技術及び明細書中のどこに記載されているか、独立クレームが先行技術に対して、どのような観点で特許性があるか等を記載しなければならない。これは、審査段階における意見書と同じく、禁反言により権利が限定解釈*16されることにつながるからである。 数多くの改正規則が存在し、CAFCはこれらの改正規則が有効と判断された場合に、当該規則が2007年11月1日まで遡及適用されるか否かについても今後議論するよう命じている。なお、本事件では争点とならなかった規則C.F.R. 1.78(f)(1)及び(f)(2)（他の出願に対する情報の通知等）については遡及適用されない旨、USPTOから発表されている*17。 判決 ２００９年３月２０日 |
| 以上 |
| 【関連事項】 判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます[PDFファイル]。 http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1352.pdf 【注釈】 ＊１ 2007年8月21日USPTOが発表したFederal Registerの内容は以下を参照されたい。 概要： http://www.knpt.com/contents/cafc/2007.0822/2007.0822.html 原文： http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf ＊２ Tafas v. Dudas, 511 F. Supp. 2d 652 (E.D. Va. 2007) (“Tafas I”) 概要は以下を参照されたい。 http://www.knpt.com/contents/cafc/2007.1101/2007.1101.html ＊３ Tafas v. Dudas, 541 F. Supp. 2d 805, 814 (E.D. Va. 2008) (“Tafas II”) ＊４ 継続出願とは親出願の出願日の利益を受けることができる出願をいう（米国特許法第120条）。 ＊５ CIP出願とは親出願の内容に新規事項を追加した出願をいう。CIP出願において新規に追加した事項に対する有効出願日は繰り下がり、CIP出願日となる。なお、親出願に記載していた事項に対する有効出願日は遡及し親出願の出願日となる（米国特許法第120条）。 ＊６ RCEとは同一出願内において審査の継続を請求する手続をいう（米国特許法第132条）（37 C.F.R. 1.114） ＊７ 米国特許法第112条パラグラフ1は以下のとおりである。 「明細書は，その発明の属する技術分野又はその発明と非常に近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し，使用することができるような完全，明瞭，簡潔かつ正確な用語によって，発明並びにその発明を製造し，使用する手法及び方法を記載した説明を含んでいなければならず，また，発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。」 ＊８ 米国特許法第120条 なお重要箇所には下線及び番号を付している。 An application for patent for [1] an invention disclosed in the manner provided by the first paragraph of section 112 of this title in an application previously filed in the United States, or as provided by section 363 of this title, which is [2] filed by an inventor or inventors named in the previously filed application shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application, [3] if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on [3a] the first application or on [3b] an application similarly entitled to the benefit of the filing date of the first application and [4] if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed application under this section unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this section. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this section. ＊９ Transco Prods., Inc. v. Performance Contracting, Inc., 38 F.3d 551, 556 (Fed. Cir. 1994) ＊１０ 米国特許法第132条の規定は以下のとおり。 35 U.S.C. 132Notice of rejection; reexamination. (a)Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice, the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention. (b)The Director shall prescribe regulations to provide for the continued examination of applications for patent at the request of the applicant. The Director may establish appropriate fees for such continued examination and shall provide a 50 percent reduction in such fees for small entities that qualify for reduced fees under section 41(h)(1) of this title. ＊１１ In re Henriksen, 399 F.2d 253, 254 (CCPA 1968) ＊１２ 米国特許法第112条パラグラフ2の規定は以下のとおり。 The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention. ＊１３ 37 C.F.R. 1.105の規定は以下のとおり。 1.105 Requirements for information. (a)(1) In the course of examining or treating a matter in a pending or abandoned application filed under 35 U.S.C. 111 or 371 (including a reissue application), in a patent, or in a reexamination proceeding, the examiner or other Office employee may require the submission, from individuals identified under § 1.56(c), or any assignee, of such information as may be reasonably necessary to properly examine or treat the matter, for example: ＊１４ In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992) ＊１５ 37 C.F.R. 1.56 ＊１６ 米国における禁反言については下記を参照されたい。 河野英仁、加藤真司著「日米中における均等論と禁反言の解釈～日米中の主要判決をふまえて～」知財管理2007年7月号Vol.57 No.7 p1079～1093、日本知的財産協会 http://www.knpt.com/contents/thesis/00018/ronbun18.html ＊１７ 詳細は以下を参照されたい。 解説： http://www.knpt.com/contents/cafc/2008.0812/2008.0812.html USPTOの発表記事： http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-33.htm |