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記載不備と特許の権利範囲解釈
～400万ドルのメガネ特許権侵害～
米国特許判例紹介
Revolution Eyewear, Inc.,
Plaintiff/Counterclaim Defendant-Appellant,
v.
Aspex Eyewear, Inc. and Thiery Ifergan, et al.,
Defendants/Counterclaimants-Appellees
執筆者 弁理士 河野英仁
2009年7月10日
| １．概要 本事件は、メガネの主フレームにサングラス等の補助フレームを取り付けることが可能なメガネ装置に係る特許権侵害訴訟事件である。被告は記載不備を理由とする特許の無効を主張すると共に、特許権の非侵害を主張した。 被告は複数の先行技術の問題を解決するための構成がクレームに言及されていないとして米国特許法第112条パラグラフ1を理由とする特許無効の主張を行った。CAFCは、クレームが複数の先行技術の問題の全てに言及していなくとも、米国特許法第112条パラグラフ1の要件を満たすと判示した。 また、被告は文言上の侵害を認めたものの、補助フレームの使用方法によってはクレームの機能を発揮しない場合があり、特許権の侵害とならないと主張した。CAFCは、ユーザの使用によりクレームの機能を発揮するか否かは無関係であるとして、特許権侵害を認め、$4,319,530（約4億3千万円）の損害賠償金の支払いを命じた。 ２．背景 Aspex（以下、原告という）とRevolution（以下、被告という）とはメガネ業界において競合関係にあり、1999年頃から双方の特許権を互いに行使し、現在まで複数の訴訟が継続している。 原告は被告に対し、U.S. Patent No. RE37,545（以下、545特許という）の侵害であるとしてカリフォルニア州連邦地方裁判所に提訴した。なお、545特許はU.S. Patent No. 5,568,207(以下、207特許という)の再発行特許*1である。 545特許は補助フレームを保持するメガネフレームに関する。図１は主フレーム及び補助フレームの構造を示す正面図及び平面図である。図２は主フレーム上に補助フレームを取り付けた状態を示す正面図及び平面図である。  図１ 主フレーム及び補助フレームの構造を示す正面図及び平面図  図２ 主フレーム上に補助フレームを取り付けた状態を示す正面図及び平面図 . 図１中のFIG.1及びFIG.3は主フレーム10を示し、FIG.2及びFIG.4は補助フレーム20を示す。ユーザは主フレーム10に補助フレーム20を重ね着けして利用する。従来は2つの問題があった。それは、「安定支持(stable support)」と「強度劣化(decreased strength)」の問題である。従来は補助フレームを重ね着けした場合、ユーザがジョギング等を行うとすぐに落ちるという問題があった。また従来はフレーム内に磁石を埋め込むことにより、主フレーム及び補助フレームのはずれを防止していた。しかし、多くの磁石をフレーム内に埋め込むため、フレーム自体の強度が劣化するという問題があった。 207特許及び545特許は係る問題を解消するために、補助フレーム20を上側から取り付けることにより（Top-mounted）、「安定支持」の問題を解消し、磁気部材を埋め込むことなくフレームの突起部により露出させて保持させることにより、「強度劣化」を防止せんとしたものである。具体的な構成は以下のとおりである。 主フレーム10はエクステンション11が後方に向かって伸びており、足12を回転可能に軸支している。主フレーム10の両端には筒状の突起部13が形成されており、当該突起部13は磁気部材14を保持する。 防眩レンズを保持する補助フレーム20にも同様に、アーム21の先端に磁気部材22が取り付けられている。ユーザは図2のFIG.5及びFIG.6に示す如く、上側から補助フレーム20を主フレーム10上に取り付ける。主フレームの磁気部材14が補助フレーム20の磁気部材22を引きつけるため、主フレーム10上の補助フレーム20の取り付けが安定する。 545特許のクレーム22*2は以下のとおりである。 22. メガネ装置であり以下を含む： 内部で主レンズを支持する主メガネフレーム(10)、 該主メガネフレーム(10)は、 後方に向かって伸びる側方の２つのエクステンション(11)と、 フロントサイド、リアサイド、トップサイド及びリアエンドとを有し、 前記各リアエンドは末端にてユーザにぴったりと合うよう構成される足(12)を軸回転できるよう連結し、 前記メガネフレーム(10)のエクステンション(11)のそれぞれは、 前記リアサイドのそれぞれに取り付けられる突起(13)と、 前記突起(13)内にてそれぞれ締め付けられる第1磁性部材(14)のペアとを含み、 前記第1磁性部材(14)は、補助メガネフレーム(20)のレンズが前記主レンズの前に位置するよう補助メガネフレーム(20)の第2磁性部材(22)を引きつけることができる。 なお、クレーム中の符号は筆者において付した。 被告はIMF及びIMF/Tと称する磁気クリップ式メガネ類を製造及び販売している。これらの製品は主フレーム（以下、イ号主フレームという）及び、当該イ号主フレームの底部にて磁気的に取り付けられた(Bottom-mounted)補助フレームを含む。イ号主フレーム及び補助フレームの双方は、リア及び側面に締め付けられる突起のペアを含み、各突起は磁気部材を支持する。なお、フレーム内に埋め込まれた磁気部材は存在しない。 1999年原告は207特許のクレーム1*3の侵害であるとして被告をカリフォルニア州連邦地方裁判所に提訴した。被告のイ号主フレームには補助フレームが底部から取り付けられる。図3はイ号主フレームに対する補助フレームの取り付け方向を示す説明図である。 一方、クレーム1は主フレームに対し上部から補助フレームを取り付けるものであった。このことから地裁*4及びCAFC*5共に、207特許のクレーム1に対する特許権侵害は成立しないと判断した。  図3 イ号主フレームに対する補助フレームの取り付け方向を示す説明図 原告は2002年作戦を変更し、上部または底部等、取り付け方向を限定していない545特許(再発行)を成立させ、545特許のクレーム6,22及び34の侵害であるとして再度被告を提訴した。地裁は、被告のイ号主フレームは545特許のクレーム22を侵害すると判断し、被告に対し$4,319,530の損害賠償金の支払いを命じた。被告はこれを不服としてCAFCへ控訴した。 ３．CAFCでの争点 争点1：先行技術欄の複数の問題点の記載がクレームの記載要件に影響を与えるか？ 被告は545特許のクレーム22は米国特許法第112条パラグラフ1の規定に反すると主張した。米国特許法第112条パラグラフ1は以下のとおり規定している。 第112条 明細書 明細書には，発明及びその発明を製造し使用する方法及び手順の説明を，その発明の属する技術分野又は最も近い関係にある技術分野の熟練者なら何人も同じように製造し使用することができるように，十分に明瞭簡潔かつ適切な用語で記載しなければならない。また，明細書には，発明を成し遂げた発明者が最良と考える実施態様を記載しなければならない。 *6 被告は、545特許は先行技術の問題として、「安定支持」及び「強度劣化」の2つを挙げているところ、クレーム22は後者の「強度劣化」問題を解決するための手段しか記載しておらず、米国特許法第112条パラグラフ1の無効理由を有すると主張した(米国特許法第282条)。 つまり先行技術欄に複数の問題点を記載しているものの、クレームがこれらの全てに言及していない場合に、記載不備に基づく無効理由を有するか否かが問題となった。 争点2：文言上構成要件を全て具備する場合に侵害とならない場合があるか？ 被告は、イ号主フレームはクレーム22の構成要件を文言上満たすことを認めたものの、特許権侵害は成立しないと主張した。被告は、イ号主フレームは構成要件を全て満たす方法へ変更することが可能であることを理由としてあげた。つまり、被告イ号主フレームに取り付けられる補助フレームには、上部取り付け型と底部取り付け型が存在する。上部取り付け型は磁力作用を伴って被告主フレームに安定的に取り付けられ、クレーム22の文言 「前記第1磁性部材(14)は、・・・補助メガネフレーム(20)の第2磁性部材(22)を引きつけることができる」の要件を満たす。 しかしながら、被告は自身が販売する底部取り付け型の補助フレームではジョギング等により外れやすいことから、第1磁性部材が第2磁性部材を引きつけることができず、クレーム22の文言に適合しなくなるというものである。 このように、使用する方法によって構成要件に記載された機能を発揮する場合と、発揮し得ない場合がある。このような場合に、特許権侵害といえるか否かが問題となった。 ４．CAFCの判断 先行技術欄に複数の問題を設定しても、クレームは全ての問題に言及する必要はない。 CAFCは、明細書において2つの異なる問題を先行技術欄において設定した場合でも、特許の各クレームが、双方の問題に言及する必要は必ずしもないと判示した。 これに類似する事件としてCAFCは、Resonate事件*7及びHoneywell事件*8を挙げた。Resonate事件及びHoneywell事件でも同様に、先行技術欄に複数の問題が記載されており、クレームは全ての問題について言及していなかった。Resonate事件及びHoneywell事件ではクレーム範囲の解釈において、当該クレームが先行技術欄の全ての問題に言及していなくても、クレーム範囲解釈に影響を与えない旨判示された。 被告は、本事件は記載要件が争点であり、クレーム範囲解釈を問題とするResonate事件及びHoneywell事件とは異なると反論したが、CAFCはこれを却下した。CAFCは記載要件とクレーム範囲解釈とは異なる概念であることは認めつつも、これらは相互に関連する機能を果たすと述べた。すなわち、裁判所は、クレーム範囲解釈においてクレームの範囲を解明するためにガイダンスとして明細書を読む。同様に、裁判所は、記載要件の判断においてクレームに対し適切なサポートがなされているか否かを決定するために明細書を読む。 このようにCAFCは記載要件とクレーム範囲解釈との関連性が強いことから、Resonate事件及びHoneywell事件における判示事項を適用し、一方の問題「強度劣化」にのみ言及しているクレーム22は記載要件を満たし、無効理由を有さないと判断した。 ユーザの使用に際し機能を達成したか否かは無関係である。 CAFCはクレームが機能的に記載されていることから、使用の方法が変更されたとしても当該機能を発揮する限り特許権侵害となると判断した。 関連する事件として、High Tech事件*9及びIntel事件*10を挙げた。High Tech事件では、特許権非侵害と判断され、逆にIntel事件では特許権侵害と判断された。 High Tech事件において登録時のクレームは、歯科治療における携帯型内視鏡を対象としていた。図4はU.S. Patent No. 4,858,001(以下、001特許という)における携帯型内視鏡を示す説明図である。  図4 001特許における携帯型内視鏡を示す説明図 001特許に係る内視鏡は、ボディ部材及び当該ボディ部材に設けられたカメラを含み、カメラは、「前記ボディ部材に対し回転可能に連結されている」。一方、イ号内視鏡は螺子によりカメラがハウジング内に固定されていた。 地裁はイ号内視鏡が、001特許を侵害すると判断した。地裁は、イ号内視鏡のカメラは螺子で固定されているものの、螺子をゆるめ、あるいは、螺子を取り外すことができることから、イ号内視鏡のカメラは「ボディ部材に回転可能に連結されている」といえ、特許権侵害になると判断した。 これに対し、CAFCは、イ号内視鏡のカメラは螺子を取り外して物理的に変更を加えない限り、ハウジング内でカメラを回転することができないことから、特許権非侵害と判断し、地裁の判断を取り消した。 Intel事件におけるクレームはメモリーチップに関する。クレームには (1)代替アドレスモードを選択するためのプログラマブル選択手段、及び、 (2)それにより、前記代替アドレスモードが選択された場合に、いくつかの信号が処理される。 と記載されていた。イ号製品はページモードと称するモードにおいて、上記クレームの文言を満たす機能を発揮する。それにもかかわらず、被告は特許権の侵害が成立しないと主張した。 被告は、侵害となるページモードにおいて操作できるような形態でユーザに販売したことがなく、また、当該チップをページモードへどのようにして変換するかをユーザに通知したこともないと述べた。被告は以上の理由から、たとえページモードへの変換が可能であったとしても、特許権侵害は成立しないと主張した。 CAFCは、クレームが特定の機能を発揮することを規定している場合、ユーザがそのような機能を実際に発揮させるか否かにかかわらず、イ号製品が当該機能を発揮し得る限り特許権の侵害に該当すると判断した。 CAFCは、本事件については、物理的な変更を要するHigh Tech事件よりも、機能的なクレーム記載であるIntel事件に近似すると判断した。クレーム22は単に「補助メガネフレーム(20)の第2磁性部材(22)を引きつけることができる」と機能的にしか記載していない。イ号主フレームも同様に磁性部材により補助フレームを引きつけるという機能を発揮する。その一方で、High Tech事件の如く、イ号主フレームは物理的な変更は必要としない。 CAFCは、イ号主フレームは物理的な変更を加えることなく、また、ユーザの実際の使用形態にかかわらず、クレームに記載されたとおりの機能を発揮し得ることから、Intel事件と同じく特許権侵害に該当すると判断した。 ５．結論 CAFCは、クレーム22が記載要件を満たし、かつ、イ号主フレームがクレーム22を文言上侵害すると判断した地裁の判決を支持した。 ６．コメント 本事件では先行技術欄の記載が記載要件に与える影響、及び、複数の機能を発揮し得る場合のクレーム範囲解釈が問題となった。損害賠償額が高額であるため被告もありとあらゆる反論を試みたことが伺える。 本事件では被告売上高の５％を最低限として損害賠償額が算出され最終的に400万ドル以上となった。 原告の権利取得方法も参考となる。原207特許クレーム1は主フレームと補助フレームとの組み合わせの権利であり、かつ、補助フレームを上部から取り付ける権利であったため、イ号主フレームは特許権侵害とならなかった。このため原告は207特許付与日から2年経過の1日前に再発行特許出願を行い、取り付け方向に限定のない主フレームのみをクレームする権利を成立させた。 被告は強力な545特許（再発行特許）に対する上記反論を試みた他、545特許がRecaptureルール*11に反するとの反論をも試みた。紙面の都合上Recaptureルールに関する争点は割愛するが、CAFCは被告の当該主張を退け、特許権侵害を認めた。 判決 2009年4月29日 |
| 以上 |
| 【関連事項】 判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます[PDFファイル]。 http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1267.pdf 【注釈】 ＊１ 再発行（Reissue）とは特許後に、訂正した出願を行い特許の再発行を受けることをいう。明細書に開示されていない新規な事項を追加することはできない。なお、特許の付与日から2年以内であれば、原特許のクレーム範囲を拡張することができる。再発行は米国特許法第251条に規定されている。 第251条 瑕疵ある特許の再発行 詐欺的な意図のない錯誤から明細書及び図面に欠陥があるため，又は特許権者が特許でクレームすることができた範囲より広いか狭い範囲のクレームをしたため，特許が全部又は一部について実施不能又は無効とみなされる場合は，何時でも特許商標庁長官は，その特許を放棄させ，かつ，法定の手数料を納付させた上，原特許に記載された発明に対し，新しい訂正された出願に従って，原特許の存続期間の残余期間の特許を再発行しなければならない。新規な事項は再発行の出願に加えてはならない。 特許商標庁長官は，出願人の要求があり，かつ，再発行特許の各々に対する再発行のための法定の手数料が納付された場合は，特許された対象について，互いに明瞭に区別され，かつ，独立した複数の再発行特許を発行することができる。 特許出願に関する本法の規定は，再発行特許出願に適用される。ただし，原特許のクレームの範囲を拡大することがない限り，再発行のための特許出願は，その全部の権利を譲り受けた者が行うことができ，かつ，その者が宣誓することができる。 原特許の付与日から2年以内に出願されない場合は，原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許を付与してはならない。 特許庁HP http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 参照。 ＊２ 545特許のクレーム22は以下のとおり。 22. An eyeglass device comprising: a primary spectacle frame for supporting primary lenses therein and having two side portion extensions extending rearwardly therefrom and having a front side, a rear side, a top side, and a rear end, each of said rear ends pivotally coupling a leg configured to conform to a user at a distal end thereof, each of said extensions of said primary spectacle frame further having a projection attached to each of said rear sides, and a pair of first magnetic members respectively secured in said projections, said first magnetic members capable of engaging second magnetic members of an auxiliary spectacle frame so that lenses of an auxiliary spectacle frame are located in front of said primary lenses. ＊３ 207特許のクレーム1は以下のとおり。 1. An eyeglass device comprising: a primary spectacle frame for supporting primary lenses therein, said primary spectacle frame including two side portions each having an extension extended therefrom for pivotally coupling a leg means thereto, said primary spectacle frame including two rear and side portions each having a projection secured thereto, said primary spectacle frame including an upper side portion, a pair of first magnetic members secured in said projections respectively, an auxiliary spectacle frame for supporting auxiliary lenses therein, said auxiliary spectacle frame including two side portions each having an arm extended therefrom for extending over and for engaging with said upper side portion of said primary spectacle frame, and a pair of second magnetic members secured to said arms respectively for engaging with said first magnetic members of said primary spectacle frame so as to secure said auxiliary spectacle frame to said primary spectacle frame, said arms being engaged with and supported on said upper side portion of said primary spectacle frame so as to allow said auxiliary spectacle frame to be stably supported on said primary spectacle frame and so as to prevent said auxiliary spectacle frame from moving downward relative to said primary spectacle frame and so as to prevent said auxiliary spectacle frame from being disengaged from said primary spectacle frame. ＊４ Aspex Eyewear, Inc. v. Revolution Eyewear, Inc., No. 99-CV-1623, 2001 U.S. Dist. LEXIS 25831, at *1-2 (C.D. Cal. June 4, 2001) ＊５ Aspex Eyewear, Inc. v. Revolution Eyewear, Inc., 42 F. App’x 436 (Fed. Cir. 2002) ＊６ 前掲特許庁HP ＊７ Resonate Inc. v. Alteon Websystems, Inc., 338 F.3d 1360, 1367 (Fed. Cir. 2003) ＊８ Honeywell Inc. v. Victor Co. of Japan, Ltd., 298 F.3d 1317, 1326 (Fed. Cir. 2002) ＊９ High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Industries, Inc., 49 F.3d 1551 (Fed. Cir. 1995) ＊１０ Intel Corp. v. United States International Trade Commission, 946 F.2d 821 (Fed. Cir. 1991) ＊１１ Recaptureルールとは、米国特許法第251条最終パラグラフの規定により、クレーム範囲を拡大した再発行特許に対し適用されるルールである。このルールの下では、原特許の審査経過中に意図的に放棄した範囲を再びクレームに取り戻すことは認められない。 ◆ ここに示す判決要約は筆者の私見を示したものであり、情報的なものにすぎず、法律上の助言または意見を含んでいません。ここで述べられている見解は、必ずしもいずれかの法律事務所、特許事務所、代理人または依頼人の意見または意図を示すものではありません。 ◆『米国特許判例紹介』のバックナンバーは河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/cafc/cafc_index.html ◆『中国における模造品と特許権に基づく権利行使～改正専利法を踏まえた中国模造品対策シミュレーション～』は河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/thesis/00021/ronbun21.pdf ◆ 特許関連Ｎｅｗｓ『ベンチャー企業社長のための知的財産基礎講座（第１回 商標編）』は河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/news/news00109/news109.html |