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寄与侵害の適用要件
～侵害誘発に対する主体的要件とマーキングトロールの出現～
SEB S.A., et al.,Plaintiff/ Counterclaim Defendant-Cross Appellant,
v.
Montgomery Ward & Co., Inc., et al.,
Defendant/ Counterclaimant-Appellant.
執筆者 弁理士 河野英仁
2010年4月7日
| １．概要 米国特許法第271条(b)は寄与侵害について規定している。 米国特許法第271条(b) 積極的に特許侵害を誘発した者は，侵害者としての責めを負うものとする*1。 同条による寄与侵害が認められるためには、主体的要件として被疑侵害者が、自身の行為により特許侵害を誘発することを「知っていた」または「知っていたはず」であることが必要とされる。この主体的要件は、2006年DSU事件*2において、CAFC大法廷が判示した。 そして、当該要件を満たすためには、被疑侵害者が対象となる特許を認識していたことを立証する必要がある。DSU事件においてはこれ以上の判示事項はなく、どの程度の特許の認識があった場合に、寄与侵害が成立するか否か明確ではなかった。 本事件においては、被疑侵害者は外国で製造したイ号製品を米国の小売業者へ販売した。小売業者は直接侵害で、被疑侵害者は寄与侵害で訴えられた。被疑侵害者が現実に特許を認識していたか否かは不明であった。 しかしながら、外国で原告製品を模造したこと、模造した事実を、調査を行った米国弁護士に隠していたこと等の証拠から、CAFCは、被疑侵害者が、原告が特許を有しているかもしれないというリスクを意図的に無視したと判断し、寄与侵害を認めた。 ２．背景 (1)特許の内容 SEB（以下、原告という）はフランスの会社であり、家庭料理用機器を販売している。原告は米国で関連子会社T-Falを通じて製品を販売している。原告はU.S. Patent No. 4,995,312(以下、312特許という)を所有している。312特許は、安価なプラスチック製囲い(skirt)を有する電熱式フライ専用鍋をクレーム*3している。 従来のフライ鍋の囲いは、150℃以上温度に継続して耐えることができるプラスチック部材を用いていた。しかし、これらの耐熱プラスチックは高価であり、低価格鍋の大量生産に向かなかった。 参考図1は312特許の図1である。312特許はフライ鍋の型1が高温であることから、耐熱リング5によってエア空間4を設け、型1から囲い3を隔離したものである。このエア空間4により、囲い3は非耐熱性の安価な一般的プラスチックを用いることができる。  参考図1は312特許の図1である。 (2)被告の侵害行為 Pentalpha社(以下、P社という)は、香港の会社である。P社は、問題となっているフライ鍋（イ号製品）を、1997年訴外Sunbeam（以下、S社という）、へFree On Board*4(FOB：本船渡し)により販売した。S社はイ号製品を米国で自身の商標”Oster”,”Sunbeam”を付与して販売した。 P社はS社へのイ号製品提供開始後、米国での特許権侵害の有無を確認すべくニューヨークの弁護士に調査を依頼した。弁護士は26の特許を分析し、イ号製品が侵害となる特許は存在しないと結論づけた。しかし、P社は弁護士に、原告の製品を模造した事実を伝えなかった。 1998年3月10日、原告は、312特許を侵害するとしてS社をニュージャージ州連邦地方裁判所へ提訴した。S社は訴訟提起を受けて和解交渉を行い、S社が原告に200万ドルを支払うことで決着した。 P社はまた、訴外Fingerhut社（以下、F社という）及び被告Montgomery（以下、M社という）にも香港または中国にてFOBによりイ号製品を提供していた。F社は商標”CHEF’S MARK”を、M社は商標”ADMIRAL”をイ号製品に付して販売していた。 原告はイ号製品の提供者であるP社と、米国での販売者であるM社を共同被告としてニューヨーク州連邦地方裁判所へ提訴した。地裁は特許権侵害を認め、イ号製品に対する仮差し止めを認めた。またイ号製品を提供したP社に対しては寄与侵害を認め、損害賠償として、$4.65M(約4億2千万円)の支払いを命じた*5。P社はこれを不服としてCAFCへ控訴した。 ３．CAFCでの争点 被告が現実に係争特許を知っていた事が必要とされるか否か？ 米国特許法第271条(b)の規定は、「積極的に特許侵害を誘発した者は、侵害者としての責めを負う」と規定するのみで、具体的な適用要件は規定していない。 CAFC大法廷は2006年DSU事件において、主体的要件として、被疑侵害者が、自身の行為により特許侵害を誘発することを「知っていた」または「知っていたはず」であることが必要とされると判示した。ただし、DSU事件ではこれ以上のことは何ら議論されなかった。 P社は、寄与侵害が成立するためには、312特許を「知っていた」ことが必要とされるところ、自身は312特許を現実に知らなかったから、DSU事件の判例に照らし、寄与侵害が成立するとした地裁の判断は誤りであると主張した。 侵害者が現実に係争特許を知っていたことの証拠を特許権者が提示していない場合に、寄与侵害が成立するか否かが争点となった。 ４．CAFCの判断 「意図的な無関心」は「現実に特許を認識していた」事の一形態である。 CAFCは、被告が特許を現実に知っていたという直接の証拠を、原告が有さない場合でも、被告の「意図的な無関心(deliberate indifference)」を証明できた場合、寄与侵害が成立すると判示した。 CAFCは最高裁が民事事件において用いる主観的基準「意図的な無関心」*6は、「現実に特許を認識していた」事の一形態であると判示した。つまり、被疑侵害者が意図的に係争特許に対して無関心を装ったと認定された場合、結局それは、現実に当該特許を認識していたものと判断され寄与侵害が成立する。被疑侵害者はこの「意図的な無関心」に係る認定を覆すためには、明らかなリスクでさえ本当に気付かなかった事を証明する必要がある。 本事件においては、P社は原告製品を購入し、模造した上でM社等にFOBにより提供した。またP社は米国弁護士に特許調査を依頼したが、その際イ号製品を製造する際に原告製品を模造した事実を伝えなかった。これでは米国弁護士が312特許の調査漏れを起こすこととなる。さらに、P社の代表Sham氏は29ものUS特許を取得しており、米国特許制度には精通しており、またSham氏と原告との間には、P社の特許に係る蒸し器についてビジネス上の取引もあった。 CAFCは、以上の事実を総合的に勘案し、P社は意図的に312特許に対する侵害のリスクについて無関心を装ったと判断した。原告は被告の意図的な無関心を証明し、一方被告は、明らかなリスクさえ本当に気付かなかった事を立証できなかったことから、被告が312特許を知っていた事実が存在しなくとも、CAFCは被告の寄与侵害を認めた。 ５．結論 CAFCは、P社が312特許に対する侵害のリスクに対して意図的に無関心であったことから、P社に対する寄与侵害を認めた地裁の判断を支持する判決をなした。 ６．コメント (1)寄与侵害の主体的要件 寄与侵害における主体的要件が争われた事件である。寄与侵害に係る被疑侵害者が特許を知っていたと原告が立証するには、米国特許法第287条における特許表示を行うか、または、被疑侵害者に対し警告書を送付していたことが必要とされる。 本事件では、現実に特許の存在を知っていたことを原告が証明しなくとも、被告が意図的に当該特許に対する寄与侵害のリスクを無視していた場合、主体的要件「知っていた」を満たすと判示された。 米国特許法第271条(b)に規定する寄与侵害に直接対応する規定は、日本国特許法には存在しない*7。関連する規定として間接侵害に係る日本国特許法第101条が存在する。同条第2項及び第5項*8は、間接侵害における主体的要件「知りながら」を規定している。 ここで主体的要件「知りながら」は、以下のように解されている*9。 「「知りながら」という要件は、特定の事実（「その発明が特許発明であること」及び「その物がその発明の実施に用いられること」）について実際に知っていたことを必要とする。それらの事実を知らなかった場合には、それがたとえ過失による場合であっても該当しない。」 本事件は意図的に無関心であった場合まで寄与侵害と認定する点で、日本国特許法における間接侵害規定の主体的要件とは相違するといえる。 (2)特許表示とマーキングトロール 特許表示を行うことにより、製品に特許が存在することを第三者に知らしめることができ、また、特許権の損害賠償請求が可能となるが、その表示には十分注意する必要がある。 特許権者が、特許表示を適切に行わなかったため特許権者に一商品毎に罰金を支払うよう命じる判決*10が、2009年度末になされ、またこれを受けてマーキングトロールと称される団体により訴訟が提起され始めているからである*11。以下に、特許表示に関する注意事項をまとめる。 特許表示に関連する規定は米国特許法第287条及び第292条*12である。米国特許法第287条は以下のとおり規定している。 「特許権者・・・は，その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって，・・・当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は，特許権者は，侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。・・・ただし，侵害者が侵害について通知を受けており，その後，侵害を継続したことが証明された場合は，当該通知の後に生じた侵害に対してのみ，損害賠償を得ることができる。」 すなわち、特許製品に特許番号を表示していない場合は、損害賠償を受けることができない。もっとも但し書きの規定により、特許権者が侵害者側に侵害の通知なした後の侵害行為については、損害賠償を得ることができる。 この米国特許法第287条の規定によれば、製品に特許番号の表示を行うことが好ましいが、記載した特許番号に係る特許が、当該製品をカバーしない場合、虚偽表示の問題が発生する。虚偽表示を行った場合、米国特許法第292条の規定に基づき、個々の違反行為について$500以下の罰金が科せられる。 虚偽表示に関し、CAFCは2009年12月28日重要な判決をなした（以下、Forest事件という）。原告特許権者は参考図2に示す建築用支柱(stilts)を販売していた。この原告製品には原告の特許番号(U.S. Patent No. 5,645,515、以下、515特許という)が記されていた。  参考図2 しかしながら、515特許は、原告製品をカバーするものではなかった。被告は、特許非侵害を主張すると共に、原告の虚偽表示を主張した。ここで問題となったのは、罰金の計算方法である。 米国特許法第292条は以下のように規定している。 「特許されていない物品に「特許」の文言・・または番号を表示し，・・その目的が公衆を欺くことにあった場合、・・・当該人は，個々の違反行為について＄500以下の罰金を科せられる。」 「個々の違反行為」が、虚偽表示に対する不法行為(offense)毎、すなわち虚偽表示をするという決定毎に$500以下の罰金が科せられるのか、或いは、製品毎に$500以下の罰金が科せられるのかが問題となった。 従来の判例ではこの点が明確ではなかった。後者であるとすれば、大量生産を行う製品に関し虚偽表示があった場合、罰金額は莫大となる。CAFCは、Forest事件において、米国特許法第292条には文言上「物品に文言を表示した場合、・・行為について罰金を科せられる」と規定されていることから、製品毎に$500の罰金が科せられるべきと判示した。 Forest事件後、マーキングトロール(Marking Troll)と称される団体による訴訟が増加している。米国特許法第292条(b)に規定しているとおり、第3者は特許権者を相手取り訴訟(qui tam action:私人による代理訴訟)を行うことができ、罰金の50%は当該第3者の取り分となるからである。米国で販売する製品に特許番号を表示している場合、特許が当該製品を真にカバーするか、存続期間が満了した特許が存在しないか、または、放棄した特許が存在しないかを再確認する必要がある。 判決 2010年2月5日 |
| 以上 |
| 【関連事項】 判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます[PDFファイル]。 http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-1099.pdf 【注釈】 ＊１ 米国特許法第271条(b) (b)Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. 特許庁HP http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm ＊２ DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1304 (Fed. Cir. 2006) (en banc) ＊３ 312特許のクレーム1は以下のとおり An electrical deep fryer comprising a metal pan (1) having a wall, and an electric heating resister [sic] (2) that heats said wall directly by conductive heating to a temperature higher than 150º C., said pan (1) being surrounded by a plastic skirt (3), wherein said skirt (3) is of plastic material which does not continuously withstand a temperature of 150º C., said skirt (3) entirely surrounding the lateral wall (1a) and the base (1b) of the pan and being separated from said wall and said base by an air space (4) of sufficient width to limit the temperature of the skirt (3) to a value which is compatible with the thermal resistance of the plastic material of the skirt (3), said skirt (3) being completely free with respect to the pan (1) with the exception of a ring (5) which joins only the top edge (3a) of the skirt to the top edge (1c) of the pan and to which this latter is attached, said ring (5) being of heat-insulating material which is continuously resistant to the temperature of the top edge (1c) of the pan (1). ＊４ FOB: Free On Board 本船渡し。貿易取引条件の一つ。船積港において買い主の指定した本船甲板上に貨物を積み込むまでの価格で取引するもの。以後の所有権、費用、危険は売り主から買い主へ移転する。デジタル大辞林 小学館 ＊５ SEB, S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc., 243 F.3d 566 (Fed. Cir. 2000) ＊６ Farmer v. Brennan, 511 U.S. 825, 840 (1994) ＊７ 米国特許法第271条(c)は、日本国特許法第101条(間接侵害)の規定に類似する。米国特許法第271条(c)の規定は以下のとおり。 (c) 特許された機械，製造物，組立物若しくは組成物の構成要素，又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であって，その発明の主要部分を構成しているものについて，それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり，かつ，一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら，合衆国において販売の申出をし若しくは販売し，又は合衆国に輸入する者は，寄与侵害者としての責めを負わなければならない。 前掲特許庁HP ＊８ 日本国特許法第101条第2項及び第5項は以下のとおり規定している。 第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 第2項 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 第5項 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 ＊９ 特許庁総務部総務課制度改正審議室編「産業財産権法の解説 平成１４年法律改正（平成１４年法律第２４号）」第31ページ 社団法人発明協会 ＊１０ Forest Group v. Bon Tool Company, Docket No. 2009-1044 (Fed. Cir. 2009) ＊１１ 例えばPatent Compliance GroupがNorth States Industries Inc.をテキサス州連邦地方裁判所に提訴した事件がある。 http://dockets.justia.com/docket/court-txndce/case_no-3:2010cv00405/case_id-194118/ 参照 ＊１２ 米国特許法第287条及び第292条の規定は以下のとおり 第287条 損害賠償及びその他の救済に関する制限；特許表示及び通知 (a) 特許権者，及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて，合衆国において特許物品を製造し，販売の申出をし若しくは販売する者，又は特許物品を合衆国に輸入する者は，その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって，又は物品の性質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の1又は2以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって，当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は，特許権者は，侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし，侵害者が侵害について通知を受けており，その後，侵害を継続したことが証明された場合は，当該通知の後に生じた侵害に対してのみ，損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は，当該通知を構成するものとする。 第292条 虚偽表示 (a) 特許権者の同意を得ないで，ある者が合衆国内において生産し，使用し，販売の申出をし若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に，特許権者の名称若しくはその名称の模造，特許番号，又は「特許」，「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示し，貼付し又はその物に関連する広告に使用し，その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること，又は公衆を欺き，当該物が特許権者により若しくは特許権者の同意を得て，生産され，販売の申出がされ，販売され若しくは合衆国に輸入されたと誤認させることにあった場合，又は ある者が，特許されていない物品に「特許」の文言又はその物が特許されたことを意味する文言又は番号を表示し，貼付し又はその物に関する広告に使用し，その目的が公衆を欺くことにあった場合，又は ある者が，特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において，何れかの物品に「特許出願中」，「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示し，貼付し又はその物に関する広告に使用し，その目的が公衆を欺くことにあった場合は， 当該人は，個々の違反行為について＄500以下の罰金を科せられる。 (b) 何人も罰金を科すよう提訴することができ，その場合は，罰金の半分は提訴者に帰属し，他の半分は合衆国による使用に委ねられる。 前掲特許庁HP ◆ここに示す判決要約は筆者の私見を示したものであり、情報的なものにすぎず、法律上の助言または意見を含んでいません。ここで述べられている見解は、必ずしもいずれかの法律事務所、特許事務所、代理人または依頼人の意見または意図を示すものではありません。 ◆『米国特許判例紹介』のバックナンバーは河野特許事務所ホームページ よりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/cafc/cafc_index.html ◆『中国特許判例紹介』のバックナンバーは河野特許事務所ホームページ よりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/china/china_index.html ◆ 特許関連Ｎｅｗｓ『先行技術調査支援制度 ～無料で先行技術調査結果 を入手！～』は河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/news/news00122/news00122.html ◆ 特許関連Ｎｅｗｓ『記録媒体クレームの特許性について～USPTOによる拒 絶回避のための提案～』は河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/news/news00121/news00121.html |