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米国仮出願の拡大先願の地位
～Secret Prior Art～
In re Giacomini, et al.,執筆者 弁理士 河野英仁
2010年9月10日
| １．概 要 米国特許法第102条(e)*1は、日本の拡大先願の地位(日本国特許法第29条の2)に類する規定であり、以下のとおり規定している。 次の各項の1に該当するときを除き，人は特許を受ける権利を有するものとする。 (e) その発明が，次に掲げるものに記載されていた場合 (2) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によって提出された特許出願に対して付与された特許。 すなわち、出願時(発明時)に公開されていない先願でも、後に公開または特許されることを条件に、後願排除効を有することとなる。 本事件では審査対象となる特許出願の出願日が、先願の仮出願日と本出願日(非仮出願)との間に属しており、後願排除効を有する基準日が仮出願日か、本出願日か否かが争点となった。CAFCは後願排除効を有する基準日は仮出願日であると判示した。 ２．背 景 (1)特許出願の内容 Giacomini氏ら(以下、原告という)は、「経済的なキャッシュ保存方法及び装置」と称する発明を2000年11月29日に出願した。出願番号は、No. 09/725,737(以下、737出願という)である。737出願はキャッシュと呼ばれる高速でアクセス可能なメモリに、選択的に電子データを記憶する技術をクレームしている。 情報源から要求されたデータを読み出す場合、次回データを高速に読み出すことができるようデータをキャッシュに記憶する。しかしながらキャッシュの記憶容量が限られていることから、本技術は、一定数の要求を受信した場合にのみ、キャッシュにデータを保存する。737出願のクレーム1*2は以下のとおりである。 1. 方法であり以下を含む： 情報資源に関し少なくともiの要求を受信した場合に限り前記情報資源をキャッシュに保存し、前記iは整数であり少なくとも時折1より大きい。 (2)出願経過 |
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| 参考図１ 出願経過を示す説明図 |
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| 図1は出願経過を示す説明図である。737出願は2000年11月29日にUSPTOへ特許出願された。審査官は、737出願の先行技術として7,039,683特許(以下、Tran特許という)を挙げた。Tran特許の出願人は、2000年9月25日に仮出願*3(以下、Tran仮出願)を行い、当該仮出願を基礎として2000年12月29日に本出願(以下、Tran本出願)を行った。 審査官は、Tran特許は米国特許法第102条(e)にいう先行技術に該当し、737出願は新規性がないと判断した。原告は、737出願の出願日は、Tran本出願よりも1ヶ月先に出願されており、かつ、仮出願は米国特許法第102条(e)に基づく後願排除効を有さないと主張して審判請求を行った。審判部は審査官の判断を支持する決定をなした*4。原告は審判部の決定を不服としてCAFCへ控訴した。 |
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| ３．ＣＡＦＣでの争点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮出願に基づき付与された特許の後願排除効発生日はいつか？ 仮出願についての後願排除効発生日が、仮出願日または本出願日となるかは特許法、特許法規則及び判例上明らかではなかった。 本事件において本出願日が後願排除効発生日であれば、737出願は新規性を有し、逆に後願排除効発生日が仮出願日まで遡るのであれば、737出願は新規性を有しないこととなる。 本事件では仮出願に基づく特許の後願排除効発生日がいつかについて争われた。 |
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| ４．ＣＡＦＣの判断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後願排除効発生日は仮出願日である。 CAFCは特許法の解釈、及び、最先の発明者にのみ特許を付与するという特許制度の趣旨に鑑み、後願排除効発生日は仮出願日であると判示した。 原告はHilmer事件*5を根拠に、仮出願は後願排除効を有さないと主張した。Hilmer事件において出願人は、ドイツに第1国特許出願し、第1国特許出願に基づく優先権を主張して、米国に特許出願を行った。この際、後願排除効を有する日が、第1国特許出願日であるのか、米国の特許出願日であるのかが争点となった。 Hilmer事件において原告は、米国特許法第119条(a)*6に「外国出願がされた最先の日から12 月以内に提出されることを条件として，同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有する」と規定されていることを根拠に、後願排除効発生日も第1国特許出願日であると主張した。 これに対しCAFCの前身であるCCPAは、米国特許法第102条(e)は、「合衆国において・・提出された特許出願」と規定していることから、合衆国外で提出された外国出願は適用対象外であり、パリ条約優先権を伴う米国出願の後願排除効日は、米国出願日であると判示した。 CAFCは、Hilmer事件は基礎となる出願が外国出願であり、本事件は基礎となる出願が米国内の出願であることからHilmer事件を適用するのは妥当ではないと述べた。 米国特許法第111条(b)(8)は、仮出願と本出願との関係について規定している。 米国特許法第111条(b)(8)*7 適用規定 特許出願に関する本法の規定は，他に別段の定めがある場合を除き，及び特許の仮出願は第115 条(出願人の宣誓)，第131 条(出願審査)，第135 条(インターフェアレンス)及び第157 条(法定発明登録)の適用を受けないことを除き，特許の仮出願に適用する。 CAFCは、本規定に基づけば、米国特許法第102条における「特許出願」は、仮出願と本出願との双方を含むと解釈できると述べた。 また、1926年Milburn最高裁判決*8において判示された特許の基本的原則、すなわち「特許権者は最先の発明者でなければならない」という原則に鑑みれば、原告の発明日は、Tran仮出願よりも後であり、後の発明者に権利を付与すれば、当該原則に反することとなる。 以上の理由から、CAFCは、先行するTran仮出願日が後願排除効発生日であると判示した。 |
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| ５．結 論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAFCは、Tran仮出願日が後願排除効発生日であり、新規性なしと判断した審判部の決定を支持する判決をなした。 |
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| ６．コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)米国特許法第112条パラグラフ1との関係 本事件では、仮出願日が後願排除効発生日となる点明確化された。ただし、仮出願が有効と認められるためには、明細書が、米国特許法第112条に規定する記載要件を具備している必要がある。 仮出願ではクレームを記載する必要がなく、また出願を急ぐ余り明細書の完成度が低くなりがちであり、米国特許法第112条パラグラフ1に規定する記載要件を具備していない可能性が高い。本事件において原告はTran仮出願が米国特許法第112条パラグラフ1に規定する記載要件を具備しているか否か争わなかった。この点争っていれば結論が変わっていた可能性がある。 (2)後願排除効発生日 米国特許法第112条(e)の後願排除効発生日は原出願の種別によって相違する。以下に簡単に後願排除効発生日をまとめておく。 |
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(3)同一発明者・出願人の除外規定 日本国特許法第29条の2も拡大先願の地位について規定しているが、先願が同一発明者である場合及び出願人が同一である場合、適用が除外される(同条括弧書き及び但し書き)。
(4) 非自明性判断 さらに、米国においては非自明性判断時に拡大先願地位を有する先願が一定条件下で利用される点に注意すべきである。すなわち、米国特許法第103条(c)*11の規定により、102条(e)にいう先行技術は同一発明者・譲渡人でない限り非自明性を判断する上で考慮される。
これに対し、日本(日本国特許法第29条第2項)、欧州(EPC第56条*12)及び中国(専利法第22条第3項*13)においては、拡大先願地位を有する先願はあくまで新規性の判断に利用されるだけであり、進歩性(創造性)の判断には利用されない。すなわち、欧州では第54条(3)にいう拡大先願地位を有する先願を、進歩性の判断対象から排除している。また中国においても、創造性の判断対象とする先行技術はあくまで専利法第22条第5項にいう「現有技術（公知・公用技術）」に限られ、拡大先願地位を有する先願(中国では抵触出願という)は創造性判断に用いられることはない。 |
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| 判決 2010年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【関連事項】 判決の全文は最高裁判所のホームページから閲覧することができる[PDFファイル]。 http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1400.pdf 【注釈】 ＊１ 米国特許法第102条(e) [A] person shall be entitled to a patent unless . . . the invention was described in . . . (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent . . . .(下線は筆者において付した) ＊２ 737出願のクレーム1は以下のとおり。 1. A method comprising: populating a cache with a resource only when at least i requests for said resource have been received; wherein i is an integer and is at least occasionally greater than one. ＊３ 仮出願とはクレームを作成することなくUSPTOへ提出する特許出願をいう(米国特許法第119条(e)(1))。 仮出願の日から1年以内にクレームを作成した上でUSPTOへ本出願する必要がある。出願日を確保するためにとりあえず仮出願しておき、1年以内に内容を整えた上で本出願を行うことが多い。ただし、仮出願明細書は米国特許法第112条第1パラグラフに規定する記載要件を具備する必要がある。 米国特許法第112条パラグラフ1 第112 条 明細書 明細書は，その発明の属する技術分野又はその発明と非常に近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し，使用することができるような完全，明瞭，簡潔かつ正確な用語によって，発明並びにその発明を製造し，使用する手法及び方法を記載した説明を含んでいなければならず，また，発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。 ＊４ Ex parte Giacomini, No. 2009-0139 (B.P.A.I. Apr. 15, 2009) ＊５ In re Hilmer, 359 F.2d 859 (CCPA 1966) ＊６ 米国特許法第119条(a)の規定は以下のとおり。 第119 条 先の出願日の利益；優先権 (a) 合衆国において提出された出願の場合に若しくは合衆国の国民に対して同等の特権を与える外国において，又はWTO 加盟国において，先に同一発明に関する正規の特許出願をしている者又はその法律上の代表者若しくは譲受人が合衆国において提出する発明特許出願は，合衆国における当該出願が前記の外国出願がされた最先の日から12 月以内に提出されることを条件として，同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有するものとする。 ＊７ 米国特許法第111条(b)(8) APPLICABLE PROVISIONS.—The provisions of this title relating to applications for patent shall apply to provisional applications for patent, except as otherwise provided, and except that provisional applications for patent shall not be subject to sections 115, 131, 135, and 157 of this title. ＊８ Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390, 402 (1926) ＊９ 欧州特許条約第54条 新規性 (1) 発明は，それが技術水準の一部を構成しない場合は，新規であると認められる。 (2) 欧州特許出願の出願日の前に，書面若しくは口頭，使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。 (3) また，その出願の出願日が(2)にいう出願日の前であり，かつ，(2)にいう出願日又はその後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。 ＊１０ 専利法第22条第2項 新規性とは、当該発明又は実用新案が現有技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又は公告の特許文書において記載されていないことを指す。 ＊１１ 米国特許法第103条(c)の規定は以下のとおり (c)(1) 他人によって開発された発明の主題であって，第102 条(e)，(f)及び(g)の内の1 又は2 以上のみに基づいて先行技術としての資格を有するものは，当該主題とクレームされている発明とが，クレームされている発明が行われた時点において，同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務が課せられていた場合は，本条に基づく特許性を排除しないものとする。 ＊１２ 欧州特許条約第56条 進歩性 発明は，それが技術水準を考慮した上で当該技術分野の専門家にとって自明でない場合は，進歩性を有するものと認める。第54条(3)にいう書類が技術水準に含まれる場合，そのような書類は，進歩性の有無を判断する際には，考慮されない。 ＊１３ 専利法第22条第3項 創造性とは、現有技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。 ◆ここに示す判決要約は筆者の私見を示したものであり、情報的なものにすぎず、法律上の助言または意見を含んでいません。ここで述べられている見解は、必ずしもいずれかの法律事務所、特許事務所、代理人または依頼人の意見または意図を示すものではありません。 ◆中国特許民事訴訟、模造品対策支援サービスのご案内 http://www.knpt.com/contents/china_s/china.html ◆『米国特許判例紹介』のバックナンバーは河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/cafc/cafc_index.html ◆『中国特許判例紹介』のバックナンバーは河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/china/china_index.html ◆ 特許関連Ｎｅｗｓ『その複製は著作権の侵害？ ～著作権法改正によるデジタルコンテンツの流通促進～』は河野特許事務所ホームページよりご覧頂けます。 http://www.knpt.com/contents/news/news00127/news127.html |